发明创造名称：鞋（601及602）
外观设计名称：
决定号：42722
决定日：2019-12-30
委内编号：6W113115
优先权日：无
申请（专利）号：201730420293.3
申请日：2017-09-06
复审请求人：
无效请求人：迪赛尔股份公司
授权公告日：2018-02-23
审定公告日：
专利权人：刘惠芬
主审员：许媛媛
合议组组长：杨加黎
参审员：吕晓
国际分类号：
外观设计分类号：0204
法律依据：专利法第23条第3款
决定要点：首先，涉案专利中的人物侧面像图案位于鞋外侧，处于鞋类产品上较为显著的位置，其在涉案专利中起到区分商品或服务来源的作用；其次，在相关公众施以一般注意力的情况下，易于将涉案专利中的人物侧面像图案与在先商标混淆；再次，涉案专利与在先商标使用商品的种类相同。因此，在涉案专利的鞋体侧面使用与在先商标近似的图案，易使相关公众将使用涉案专利的商品与在先商标所有人的商品相混淆，或者联想到使用涉案专利的商品生产者与在先商标所有人之间存在某种特定联系。综上，涉案专利的实施将会误导相关公众，损害在先商标所有人的合法权益，应判定其与在先商标权相冲突。
全文：
针对201730420293.3号外观设计专利（下称涉案专利），迪赛尔股份公司（下称请求人）于2019年05月27日向国家知识产权局提出了无效宣告请求，其理由是涉案专利不符合专利法第23条第1款、第2款以及第3款的规定，并提交了如下证据：
证据1：第9844758号商标注册证复印件；
证据2：登记号为“国作登字-2014-F-00131343”的作品登记证书复印件。
请求人认为，证据1、证据2公开的内容属于涉案专利申请日以前在国内外为公众所知的现有设计，可以用来评价涉案专利的专利性，具体而言：（1）涉案专利主视图的主要设计要素是一个人物侧面像，发型类似于莫西干发型，靠近前额侧有一空白缺损处，脑顶部的头发呈束状，眼部为深色阴影，使得眼睛显得深邃，鼻尖坚挺，颧骨以及眼部右上侧有带有深色阴影部分，耳部轮廓周围以及从下颌到腮处亦有深色阴影，耳垂带有耳环，后颈部为分叉状阴影，在人物侧面像的外部为一圆圈，在圆圈的上部与人物侧面像之间有围绕圆圈圆周设置的英文字母。证据1、证据2也公开了一种设计，且涉案专利的设计要素与证据1、证据2实质上相同，因此，不符合专利法第23条第1款的规定。（2）即使涉案专利与证据1、证据2稍有差别，涉案专利也不符合专利法第23条第2款的规定。（3）证据1、证据2分别是请求人拥有的商标权和著作权，早于涉案专利申请日，属于涉案专利申请日之前已经取得的合法权利，涉案专利与证据1、证据2构成权利冲突，不符合专利法第23条第3款的规定。
经形式审查合格，国家知识产权局于2019年07月09日受理了上述无效宣告请求，并将无效宣告请求书及证据副本转给了专利权人，通知其在指定期限内进行答复。
专利权人逾期未答复。
国家知识产权局依法成立合议组对本案进行审理。合议组于2019年08月19日向双方当事人发出口头审理通知书，定于2019年09月27日进行口头审理。
专利权人于2019年09月04日提交了口头审理通知书回执，明确不能参加口头审理。
口头审理如期举行，请求人一方委托代理人出席了本次口头审理，专利权人一方未出席口头审理。请求人明确其无效请求理由为：涉案专利分别相对于证据1、证据2不符合专利法第23条第3款的规定，放弃涉案专利不符合专利法第23条第1款、第2款的无效请求理由。关于证据1，请求人未提交原件，但主张证据1的商标注册证可以在网上查询到，并坚持书面意见。关于证据2，请求人亦未提交原件。
在上述审理的基础上，合议组经合议，认为本案事实已经清楚，依法作出本审查决定。
二、决定的理由
1．法律依据
专利法第23条第3款规定：授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。
2．证据认定
证据1是第9844758号商标注册证复印件，请求人在口头审理当庭未提交原件，其主张证据1的商标注册证可以在网上查询到，专利权人对证据1的真实性未提出异议。经合议组核实，在国家知识产权局商标局官方网站上可查询到第9844758号商标注册信息，该商标申请人名称为迪赛尔股份公司，申请人地址为意大利（维琴察）布雷冈泽,工业大街4/6号，注册公告日期为2016年01月14日，商标专用权期限为2016年01月14日至2026年01月13日，与证据1内容一致，在此基础上，合议组对证据1的真实性予以确认。
由证据1及在上述网站上查询到的信息可知，请求人是证据1商标的权利人，并且该注册商标的有效期自2016年01月14日至2026年01月13日，属于他人在涉案专利申请日以前取得并至今仍然有效的合法权利，可以作为评价涉案专利是否符合专利法第23条第3款规定的证据使用。
3．关于专利法第23条第3款
本案中，涉案专利涉及的产品是鞋，在先商标核定使用商品为第25类商品，其中包括鞋，因此二者使用商品种类相同，均为鞋类产品。
涉案专利包括设计1和设计2，均由主视图、后视图、左视图、右视图、俯视图和立体图表示。如图所示，涉案专利设计1和设计2均涉及一款鞋子，鞋子外侧面均显示有如下图案：一个人物侧面像，该人物发型类似于莫西干发型，靠近前额侧有一空白缺损处，脑顶部的头发呈束状，眼部为深色阴影，鼻尖坚挺，颧骨以及眼部右上侧有带有深色阴影部分，耳部轮廓周围以及从下颌到腮处亦有深色阴影，耳垂带有耳环，后颈部为分叉状阴影，在人物侧面像的外部为一圆环，在圆环的上部与人物侧面像之间有沿圆周设置的英文字母，此外，在圆环的一侧有横向分布的英文字母与圆环相接。详见涉案专利附图。
在先商标为图形商标，其图案设计也是一个人物侧面像，该人物发型类似于莫西干发型，靠近前额侧有一空白缺损处，脑顶部的头发呈束状，眼部为深色阴影，鼻尖坚挺，颧骨以及眼部右上侧有带有深色阴影部分，耳部轮廓周围以及从下颌到腮处亦有深色阴影，耳垂带有耳环，后颈部为分叉状阴影，在人物侧面像的外部为一圆环，在圆环的下部与人物侧面像之间有沿圆周设置的英文字母。详见在先商标附图。
将涉案专利中使用的图案与在先商标对比，二者均是一个人物侧面像构成的图案，图案在整体形状、构成要素、人物发型、五官及侧面特征等方面均基本相同，人物侧面像外部的圆环设计也基本一致。二者的区别仅在于：圆环中英文字母的位置稍有差异，涉案专利在圆环的一侧还有横向分布的英文字母。
合议组认为，首先，对于本案涉及的鞋类商品而言，其商品的标识通常会设置在鞋体的侧面，涉案专利中的人物侧面像图案位于鞋外侧，处于鞋类产品上较为显著的位置，因此，该图案在涉案专利中起到区分商品或服务来源的作用，涉案专利对于该图案的使用属于商标意义上的使用行为；其次，涉案专利中的人物侧面像图案与在先商标在整体形状、构成要素、人物发型、五官及侧面特征等方面均基本相同，且人物侧面像外部的圆环设计也基本一致，使得二者形成了非常近似的视觉效果，二者图案中英文字母及其位置的稍许差异难以在视觉效果上将二者明显区分开来，在相关公众施以一般注意力的情况下，易于将涉案专利中的人物侧面像图案与在先商标混淆，进而导致对相关产品的来源或服务产生误认；再次，涉案专利为鞋的外观设计，在先商标的核定使用商品包括鞋，二者使用商品的种类相同。因此，在涉案专利的鞋体侧面使用与在先商标近似的图案，易使相关公众将使用涉案专利的商品与在先商标所有人的商品相混淆，或者联想到使用涉案专利的商品生产者与在先商标所有人之间存在某种特定联系。综上，涉案专利的实施将会误导相关公众，损害在先商标所有人的合法权益，遵循诚实信用和保护在先取得的合法权利的原则，应判定其与在先商标权相冲突。因此，涉案专利不符合专利法第23条第3款的规定。
鉴于已经得出涉案专利不符合专利法第23条第3款规定的授权条件的结论，本决定对请求人提交的其他证据不再予以评述。
三、决定
宣告201730420293.3号外观设计专利权全部无效。
当事人对本决定不服的，可以根据专利法第46条第2款的规定，自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。
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