发明创造名称：与内部加热元件一起使用的发烟制品
外观设计名称：
决定号：42216
决定日：2019-10-17
委内编号：4W108469
优先权日：2012-06-21
申请（专利）号：201380044053.7
申请日：2013-06-20
复审请求人：
无效请求人：彭高睿
授权公告日：2017-06-09
审定公告日：
专利权人：菲利普莫里斯生产公司
主审员：孙茂宇
合议组组长：刘畅
参审员：关元
国际分类号：A24F47/00
外观设计分类号：
法律依据：专利法第22条第2、3款，第26条第3款；专利法实施细则第20条第2款
决定要点
：对于产品权利要求中的功能性限定技术特征，如果通过其限定能够使该产品权利要求的技术方案与现有技术区别开，则该产品权利要求具备新颖性。
全文：
本无效宣告请求涉及国家知识产权局于2017年6月9日授权公告的名称为“与内部加热元件一起使用的发烟制品”的发明专利（下称本专利），其专利号是201380044053.7，申请日是2013年6月20日，优先权日为2012年6月21日和2013年3月15日，专利权人为菲利普莫里斯生产公司。
本专利授权时的权利要求书为：
“1. 一种用在浮质产生装置(110)中的发烟制品(10)，所述发烟制品包括：
浮质形成基质(20)，所述浮质形成基质位于所述发烟制品(10)的最上游端部(80)处；和
支撑元件(30)，所述支撑元件紧邻所述浮质形成基质(20)的下游，
其中，所述浮质形成基质(20)包括打褶且卷曲的均质烟草材料片，所述均质烟草材料片具有多个基本平行的脊部或褶皱，所述基本平行的脊部或褶皱沿着或平行于所述发烟制品的纵向轴线延伸，由此，烟草材料被构造成能够在所述发烟制品相对于所述发烟制品的纵向轴线弯曲不超过7度并且所述发烟制品的外包装材料不撕裂或裂开的情况下被所述浮质产生装置(110)的加热元件(120)刺入，其中，所述加热元件的直径介于所述浮质形成基质(20)的直径的40％和70％之间，并且其中，所述支撑元件(30)抵接所述浮质形成基质(20)，所述支撑元件(30)构造成在所述浮质产生装置(110)的所述加热元件(120)被插入到所述浮质形成基质(20)中期间阻止所述浮质形成基质(20)向下游运动。
2. 根据权利要求1所述的发烟制品，其中，所述支撑元件(30)构造成在所述浮质产生装置的所述加热元件(120)被插入到所述浮质形成基质中期间抵抗至少2.5N的刺入力。
3. 根据权利要求1或2所述的发烟制品，其中，所述支撑元件(30)构造成在所述浮质产生装置的所述加热元件(120)被插入到所述浮质形成基质中期间抵抗至少4N的刺入力。
4. 根据权利要求1或2所述的发烟制品，其中，所述支撑元件(30)包括空心管元件。
5. 根据权利要求4所述的发烟制品，其中，所述空心管元件的内 径介于所述空心管元件的外径的35％和55％之间。
6. 根据权利要求4所述的发烟制品，其中，所述支撑元件(30)包括空心醋酸纤维素管。
7. 根据权利要求1或2所述的发烟制品，其中，所述支撑元件(30)能够在至少6分钟的时间段内耐受至少150℃的温度。
8. 根据权利要求1或2所述的发烟制品，所述发烟制品还包括浮质冷却元件(40)，所述浮质冷却元件位于所述支撑元件的下游。
9. 根据权利要求8所述的发烟制品，其中，所述浮质冷却元件(40)紧邻所述支撑元件(30)的下游并且抵接所述支撑元件。
10. 根据权利要求8所述的发烟制品，其中，所述浮质冷却元件(40)包括打褶的可生物降解的聚合材料片。
11. 根据权利要求1或2所述的发烟制品，所述发烟制品还包括过滤嘴(50)，所述过滤嘴位于所述发烟制品(10)的最下游端部(70)处。
12. 一种在浮质产生装置中使用根据权利要求1至11中的任意一项所述的发烟制品的方法，所述方法包括以下步骤：
将浮质产生装置(110)的加热元件(120)插入到所述发烟制品(10)的浮质形成基质(20)中，其中，所述加热元件(120)的直径介于所述浮质形成基质(20)的直径的40％和70％之间；
升高所述浮质产生装置的所述加热元件的温度，以便加热所述发烟制品的所述浮质形成基质，从而产生浮质；和
从所述发烟制品的所述浮质形成基质抽回所述浮质产生装置的加热元件。
13. 根据权利要求12所述的方法，其中，在插入所述加热元件之后，所述发烟制品的抽吸阻力介于80mm WG和140mm WG之间。
14. 一种浮质产生系统，所述浮质产生系统包括：
浮质产生装置(110)，所述浮质产生装置包括加热元件(120)；和
与所述浮质产生装置一起使用的发烟制品(10)，所述发烟制品是根据权利要求1至11中的任意一项所述的发烟制品。”
针对上述专利权，彭高睿（下称请求人）于2019年2月2日向专利复审委员会提出无效宣告请求，其理由是：本专利说明书不符合专利法第26条第3款规定，权利要求1-11、12、14不符合专利法实施细则第20条第2款规定，权利要求1-4、6-11、14不符合专利法第22条第2款规定，权利要求1-14不符合专利法第22条第3款规定，请求宣告本专利权利要求全部无效。同时，请求人提交了如下证据：
证据1：EP12173054号欧洲专利文献及其中文译文，申请日为2012年6月21日；
证据2：CN104411192A号中国发明专利，优先权日为2012年5月31日，申请日为2013年5月30日，公布日为2015年3月11日；
证据3：CN104010531A号中国发明专利，最晚优先权日为2012年6月21日，申请日为2012年12月28日，公布日为2014年8月27日；
证据4：US5016656A号美国专利文献及其中文译文，公开日为1991年5月21日；
证据5：EP2394520A1号欧洲专利文献及其中文译文，公开日为2011年12月14日；
证据6：WO2008/015441A1号国际专利文献及其中文译文，公开日为2008年2月7日；
证据7：US6532965B1号美国专利文献及其中文译文，公开日为2003年3月18日；
证据8：CN1113620C号中国发明专利，授权公告日为2003年7月9日；
证据9：CN102266121A号中国发明专利，公布日为2011年12月7日；
证据10：CN101631478A号中国发明专利，公开日为2010年1月20日；
证据11：CN101301111B号中国发明专利，授权公告日为2010年6月2日；
证据12：《中华人名共和国烟草行业标准》，YC/T 223.1-2007，“特种滤棒 第1部分：醋纤沟槽滤棒”，国家烟草专卖局，2008年7月5日发布，2007年9月1日实施，复印件共11页；
证据13：CN1262691A号中国发明专利，公开日为2000年8月9日。
结合所提交的证据，请求人的主要理由为：（1）本专利说明书中仅给出了打褶烟草片和加热元件的尺寸，并未提及烟草填充的密度和打褶的具体形式，本领域技术人员据此不能实现使发烟制品在插入加热元件时具有较好的抗弯程度且不会破裂的目的，故权利要求1-14要求保护的技术方案对应的说明书公开不充分；（2）基于与说明书公开不充分相同的理由，权利要求1缺少对烟草片填充密度，打褶的宽度、深度的记载，故缺少必要技术特征，在此基础上，权利要求2-14也存在缺少必要技术特征的缺陷；（3）根据证据1，本专利权利要求1的技术方案未记载在第一优先权申请中，不能享有该优先权，基于同样的理由，权利要求2-14也不能享有第一优先权，故本专利优先权日应当从第二优先权日2013年3月15日起计算；在此基础上，证据2构成本专利的抵触申请，权利要求1-4、6-9、11、14相对于证据2不具备新颖性，证据3构成本专利的抵触申请，权利要求1-4、6-11、14相对于证据3不具备新颖性，另外，权利要求1相对于证据4不具备新颖性；（4）权利要求1、14相对于证据4、5的结合不具备创造性，权利要求1相对于证据6、4、7的结合不具备创造性，从属权利要求2、3的附加技术特征被证据6和公知常识公开，从属权利要求4、8、9、11的附加技术特征被证据8公开，从属权利要求5的附加技术特征被证据8和公知常识公开，从属权利要求6、7的附加技术特征被证据6公开或属于公知常识，从属权利要求10的附加技术特征被证据13和公知常识公开，或属于公知常识，故权利要求2-11不具备创造性，权利要求12相对于证据6、7结合证据4、8、12或13不具备创造性，从属权利要求13的附加技术特征被证据9公开，故权利要求13不具备创造性，权利要求14相对于证据6、7结合证据4、8、12或13不具备创造性；
经形式审查合格，国家知识产权局依法受理了该无效宣告请求，并于2019年4月9日向双方当事人发出无效宣告请求受理通知书，同时将无效宣告请求人提交的专利权无效宣告请求书及附件清单中所列附件副本转送给专利权人，告知专利权人应当在收到通知书后一个月内答复。
针对上述无效宣告请求，国家知识产权局依法成立合议组。
专利权人于2019年5月24日提交了意见陈述书及证据5的中文译文，其认为：（1）根据专利法第22条第2款、专利法实施细则第11条第1款规定，证据2不构成本专利的抵触申请，不能用于评述本专利的新颖性；（2）请求人主张的权利要求1相对于证据6、4、7的结合不具备创造性的无效理由属于一事不再理的情形；（3）本专利不存在请求人提出的所有缺陷，应当维持本专利有效。
合议组于2019年5月30日发出转送文件通知书，将专利权人于2019年5月24日提交的意见陈述书及其附件转给请求人。于2019年6月13日向双方当事人发出无效宣告请求口头审理通知书，指出本案合议组定于2019年8月22日进行口头审理。
请求人于2019年7月12日提交了意见陈述书，其主要认为：（1）证据2的优先权日早于本专利的第二优先权日，故可以构成本专利的抵触申请；（2）本次无效请求提出了新理由进一步说明了证据6、4都是在卷烟基础上的改进，并基于证据6的背景技术（证据7）佐证，使用的证据和理由与前次无效理由不同，不属于一事不再理的情形；（3）坚持认为所有无效理由应当成立。
口头审理如期进行，双方当事人均出席了本次口头审理。
口头审理当庭，双方当事人主要意见如下：（1）请求人明确无效理由为说明书公开不充分，不符合专利法第26条第3款的规定，权利要求1-14不符合专利法实施细则第20条第2款的规定，权利要求1-4、6-9、11、14相对于证据2不具备专利法第22条第2款规定的新颖性，权利要求1-4、6-11、14相对于证据3不具备专利法第22条第2款规定的新颖性，权利要求1-14不具备专利法第22条第3款规定的创造性，评述权利要求不具备创造性的证据使用方式与书面意见的内容一致。（2）专利权人对证据1-13的真实性无异议，对证据2作为抵触申请有异议；（3）对于证据5的中文译文，双方当事人同意译文第13、30段的译文以请求人提交的为准，其余段落以专利权人提交的为准，专利权人对于请求人提交的其它外文证据的译文准确性无异议；（4）合议组当庭告知双方当事人，对于权利要求1相对于证据6、4、7的结合不具备创造性的无效理由，由于证据7在评述创造性中没有贡献，故认为此证据组合方式的审查事实与在先决定中一致，属于一事不再理的情况，对于该证据组合方式不再进行审理。请求人对此表示清楚；（5）双方当事人对全部无效理由均充分发表了意见，与书面意见基本相同。
至此，合议组认为本案事实清楚，可以依法作出审查决定。
决定的理由
关于本专利优先权是否成立
请求人主张本专利权利要求1-14不能享有第一优先权，专利权人对此未提出异议。合议组认为，证据1作为本专利的第一优先权申请文本，其中至少没有记载本专利权利要求1的以下技术特征“由此，烟草材料被构造成能够在所述发烟制品相对于所述发烟制品的纵向轴线弯曲不超过7度并且所述发烟制品的外包装材料不撕裂或裂开的情况下被所述浮质产生装置(110)的加热元件(120)刺入，其中，所述加热元件的直径介于所述浮质形成基质(20)的直径的40％和70％之间”，故本专利权利要求1的技术方案未记载在第一优先权申请中，不能享有该优先权，同时，权利要求1的从属权利要求2-11以及间接引用权利要求1的权利要求12-14基于同样理由也不能享受第一优先权。本专利的优先权日应当从第二优先权日，即2013年3月15日起计算。
2、关于证据
专利权人主张证据2不能作为本专利的抵触申请，合议组认为，专利法第22条第2款规定了：新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。证据2属于要求外国优先权的中国发明专利申请，在其优先权成立的基础上，其在中国提出专利申请的申请日应当为其要求的优先权日，该日期也应当视为专利法第22条第2款所述的向国务院专利行政部门提出过申请的日期。
另外，《专利审查指南》第二部分第三章第4.1.3节明确规定了：申请人在外国首次申请后，就相同主题的发明创造在优先权期限内向中国提出的专利申请，都看做是在该外国首次申请的申请日提出的，不会因为在优先权期间内，即首次申请的申请日与在后申请的申请日之间任何单位和个人提出了相同主题的申请或者公布、利用这种发明创造而失去效力。此外，在优先权期间内，任何单位和个人可能会就相同主题的发明创造提出专利申请。由于优先权的效力，任何单位和个人提出的相同主题发明创造的专利申请不能被授予专利权。就是说，由于有作为优先权基础的外国首次申请的存在，使得从外国首次申请的申请日起至中国在后申请的申请日中间由任何单位和个人提出的相同主题的发明创造专利申请因失去新颖性而不能被授予专利权。根据上述规定也可印证合议组的上述意见。在此基础上，由于证据2的优先权日为2012年5月31日，在本专利可享受的第二优先权日2013年3月15日前，证据2的公开日在本专利的第二优先权日后，故证据2构成本专利的抵触申请，可以用于评述本专利的新颖性。
专利权人对证据1-13的真实性无异议，经审查，证据1-13的真实性可以确认，其中证据3构成本专利的抵触申请，可以评述本专利的新颖性。证据4-13的公开日期均早于本专利的第二优先权日，故可作为本专利的现有技术。基于口头审理中双方当事人对外文证据译文的意见，对于证据5的文字公开内容，以请求人提交的第13、30段译文为准，其余部分以专利权人提交的为准，对于证据4、6、7的文字公开内容以请求人提交的中文译文为准。
关于一事不再理
《专利审查指南》第四部分第三章第2.1节规定：对已作出审查决定的无效宣告案件涉及的专利权，以同样的理由和证据再次提出无效宣告请求的，不予受理和审理。
在本案中，请求人主张本专利权利要求1相对于证据6、4、7的结合不具备创造性，其中证据6为针对本专利的第37198号无效宣告审查决定（以下简称在先决定）中作为最接近现有技术的证据1的国际公开文本，两者公开的内容实质相同，证据4为在先决定中的证据2，证据7为证据6的背景技术文件，虽然请求人主张使用3份现有技术结合评述权利要求1的创造性，但未具体指出权利要求1中有被证据7公开的技术特征，故请求人主张的权利要求1相对于证据6、4、7的结合不具备创造性，与在先决定中已审查的权利要求1相对于证据1、2不具备创造性的主张在理由和证据上实质相同，应属于一事不再理的情形，故本决定中对于权利要求1相对于证据6、4、7的结合不具备创造性的理由不予受理。
4、关于说明书公开不充分和权利要求缺少必要技术特征
专利法第26条第3款规定：说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。
专利法实施细则第20条第2款规定：独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。
请求人认为：本专利说明书中仅给出了打褶烟草片和加热元件的尺寸，并未提及烟草填充的密度和打褶的具体形式，本领域技术人员据此不能实现使发烟制品在插入加热元件时具有较好的抗弯程度且不会破裂的目的，故权利要求1-14要求保护的技术方案对应的说明书公开不充分；基于与说明书公开不充分相同的理由，权利要求1缺少对烟草片填充密度，打褶的宽度、深度的记载，故缺少必要技术特征，在此基础上，权利要求2-14也存在缺少必要技术特征的缺陷。
合议组认为：本专利说明书第0068-0074段记载了浮质形成基质包括均质烟草材料，浮质形成基质可以包括打褶的均质烟草材料片，均质烟草材料片可以是卷曲的，且对于均质烟草材料、片、打褶的、卷曲的均给出了明确的定义，本领域技术人员根据上述内容能够清楚浮质形成基质的具体结构，同时本领域技术人员也应当清楚当制造该具体结构的浮质形成基质时，可以合理的选择烟草片填充密度，打褶的宽度、深度，从而使其满足当直径为发烟制品的40-70%的加热元件插入时，发烟制品的弯曲不超过7度或外包装不破裂的条件，即烟草片填充密度，打褶的宽度、深度应属于本领域的常规技术手段。故不应要求将烟草片填充密度，打褶的宽度、深度的具体限定必须记载在说明书和独立权利要求1中。因此，本专利不存在请求人主张的说明书不符合专利法第26条第3款规定，以及权利要求1-14不符合专利法实施细则第20条第2款规定的缺陷。
5、关于新颖性
专利法第22条第2款规定：新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。
请求人认为：本专利权利要求1的发烟制品的具体结构与证据2、3或4一致，权利要求1限定的“烟草材料被构造成能够在所述发烟制品相对于所述发烟制品的纵向轴线弯曲不超过7度并且所述发烟制品的外包装材料不撕裂或裂开的情况下被所述浮质产生装置(110)的加热元件(120)刺入，其中，所述加热元件的直径介于所述浮质形成基质(20)的直径的40％和70％之间”属于性能参数限定，当证据2、3或4的产品与权利要求1的发烟制品相同时，自然具有权利要求1限定的性能参数。
合议组认为：权利要求1中的“烟草材料被构造成能够在所述发烟制品相对于所述发烟制品的纵向轴线弯曲不超过7度并且所述发烟制品的外包装材料不撕裂或裂开的情况下被所述浮质产生装置(110)的加热元件(120)刺入，其中，所述加热元件的直径介于所述浮质形成基质(20)的直径的40％和70％之间”属于功能性限定技术特征，虽然证据2、3或4中公开了与权利要求1的发烟制品具有相同或相似结构的技术方案，但本领域技术人员应当知道，并非具有该结构的所有发烟制品均能满足“烟草材料被构造成能够在所述发烟制品相对于所述发烟制品的纵向轴线弯曲不超过7度并且所述发烟制品的外包装材料不撕裂或裂开的情况下被所述浮质产生装置(110)的加热元件(120)刺入，其中，所述加热元件的直径介于所述浮质形成基质(20)的直径的40％和70％之间”的条件，为了实现该条件，本领域技术人员还需要对浮质形成基质的打褶和卷曲的程度进行合理的选择，尽管这种选择本身属于本领域的常用技术手段，但该条件足以使权利要求1具有比证据2、3或4公开的技术方案更小的保护范围，即足以将权利要求1保护的发烟制品与证据2、3或4的产品区分开。因此，由于证据2、3或4均未公开或隐含公开权利要求1的“烟草材料被构造成能够在所述发烟制品相对于所述发烟制品的纵向轴线弯曲不超过7度并且所述发烟制品的外包装材料不撕裂或裂开的情况下被所述浮质产生装置(110)的加热元件(120)刺入，其中，所述加热元件的直径介于所述浮质形成基质(20)的直径的40％和70％之间”这一技术特征，并且也没有证据表明上述技术特征属于本领域中惯用手段的直接置换的情形，因而权利要求1的技术方案与证据2、3或4的技术方案实质上并不相同，故权利要求1相对于证据2、3或4具有专利法第22条第2款规定的新颖性，在此基础上，权利要求2-4、6-9、11、14相对于证据2，权利要求2-4、6-11、14相对于证据3也具备专利法第22条第2款规定的新颖性。
6、关于创造性
专利法第22条第3款规定：创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。
请求人认为：权利要求1相对于证据4、5的结合不具备创造性。
合议组认为：请求人在使用证据4作为最接近现有技术评述本专利权利要求1创造性时使用了和评述新颖性相同的理由，认为权利要求1的“烟草材料被构造成能够在所述发烟制品相对于所述发烟制品的纵向轴线弯曲不超过7度并且所述发烟制品的外包装材料不撕裂或裂开的情况下被所述浮质产生装置(110)的加热元件(120)刺入，其中，所述加热元件的直径介于所述浮质形成基质(20)的直径的40％和70％之间”被证据4隐含公开，基于上述权利要求1新颖性的评述可知，权利要求1的该技术特征不属于被证据4隐含公开的内容，故权利要求1与证据4相比至少存在区别技术特征为“烟草材料被构造成能够在所述发烟制品相对于所述发烟制品的纵向轴线弯曲不超过7度并且所述发烟制品的外包装材料不撕裂或裂开的情况下被所述浮质产生装置(110)的加热元件(120)刺入，其中，所述加热元件的直径介于所述浮质形成基质(20)的直径的40％和70％之间”。证据5涉及一种香烟加热器，其中也没有公开该区别技术特征，请求人也未主张该区别技术特征属于本领域公知常识，在此基础上，权利要求1相对于证据4、5具备专利法第22条第3款规定的创造性。
此外，证据4（参见说明书发明内容部分及附图2、5）公开的香烟的烟草部分为烟草管12、112，从附图2、5可见该烟草管为中空结构，证据5（参见说明书第0029段，附图1）公开的香烟加热器中的加热器1为针形结构，这会导致将证据4的香烟插入证据5的加热器后，证据5的加热器1与证据4的香烟的烟草部分无法充分接触，从而不能达到用户期望的加热效果，故本领域技术人员不会考虑将证据4与证据5的技术方案相结合，即证据4、5之间不存在结合的技术启示。基于此，权利要求1相对于证据4、5具备专利法第22条第3款规定的创造性。
在权利要求1相对于证据4、5具备创造性的情况下，直接或间接引用权利要求1的从属权利要求2-11相对于证据4、5也具备创造性。独立权利要求14要求保护一种浮质产生系统，其中包括了权利要求1-11中任意一项所述的发烟制品，故权利要求14相对于证据4、5也具备专利法第22条第3款规定的创造性。
综上所述，请求人提出的所有无效理由均不成立。
基于以上事实，作出如下决定。
决定
维持201380044053.7号发明专利权有效。
当事人对本决定不服的，可以根据专利法第46条第2款的规定，自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。
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