发明创造名称：一种茶树内生草螺菌制备纳米红色元素硒的方法
外观设计名称：
决定号：200176
决定日：2020-01-10
委内编号：1F282907
优先权日：
申请（专利）号：201610285114.4
申请日：2016-05-03
复审请求人：湖北大学
无效请求人：
授权公告日：
审定公告日：
专利权人：
主审员：杨莹跃
合议组组长：孙俊荣
参审员：董胜
国际分类号：C12P3/00，C12N1/20，C12R1/01
外观设计分类号：
法律依据：专利法第26条第3款
决定要点：对于专利申请中所提及和使用的生物材料，如果说明书中记载了该生物材料的至少一种来源，本领域技术人员知晓获取该生物材料的途径，则驳回决定认为说明书没有充分公开该生物材料的理由是不充分的。
全文：
本复审请求涉及申请号为201610285114.4，名称为“一种茶树内生草螺菌制备纳米红色元素硒的方法”的发明专利申请。申请人为湖北大学。本申请的申请日为2016年05月03日，公开日为2016年08月10日。
经实质审查，国家知识产权局原审查部门于2019年03月20日以权利要求1-5和说明书的修改不符合专利法第33条的规定驳回了本申请。驳回决定所依据的文本为：申请日提交的说明书附图、说明书摘要，2018年11月28日提交的权利要求第1-5项、说明书第1-32段。
驳回决定所针对的权利要求书如下：
“1. 一种茶树内生草螺菌制备纳米红色元素硒的方法，以硒酸盐为原料，用微生物将硒酸盐还原为红色硒，其特征在于：所用微生物为茶树内生草螺菌WT00C。
2. 如权利要求1所述的一种茶树内生草螺菌制备纳米红色元素硒的方法，其特征在于：该方法为茶树内生草螺菌与硒酸盐共培养或内生草螺菌活化、培养时均与硒酸盐共培养或培养过程中分批次加入硒酸盐。
3. 如权利要求2所述的一种茶树内生草螺菌制备纳米红色元素硒的方法，其特征在于：茶树内生草螺菌与硒酸盐共培养的方法为：保存的茶树内生草螺菌菌种接种营养肉汤培养基培养过夜，将活化后的菌液以体积比1:100接入含有50-500mM 硒酸盐的LB液体培养基中放大培养6-36小时，即可获得红色元素硒纳米颗粒或纳米花晶体。
4. 如权利要求2所述的一种茶树内生草螺菌制备纳米红色元素硒的方法，其特征在于：内生草螺菌活化、培养时均与硒酸盐共培养的方法为：保存的茶树内生草螺菌菌种接种含有50 mM硒酸盐的LB液体培养基培养过夜，将活化后的菌液以体积比1:100接入含有50-500mM 硒酸盐的LB液体培养基中放大培养6-36小时，即可获得红色元素硒纳米颗粒或纳米花晶体。
5. 如权利要求2所述的一种茶树内生草螺菌制备纳米红色元素硒的方法，其特征在于：培养过程中分批次加入硒酸盐的方法为：保存的茶树内生草螺菌菌种接种LB培养基培养过夜，将活化后的菌液以体积比1:100接入含有50-200mM 硒酸盐的LB液体培养基中放大培养3-6小时后,再次加入300-450 mM硒酸盐,继续培养4-6小时,即可获得红色元素硒纳米颗粒或纳米花晶体。”
驳回决定认为：关于权利要求1中新修改的表述“所述微生物为茶树内生草螺菌WT00C”，以及说明书实施方式中的“（1）将……茶树内生草螺菌WT00C菌种”的修改，本申请原申请文件均未记载其所采用的菌株正是WT00C，因此上述修改超范围，不符合专利法第33条的规定，权利要求2-5也未克服上述超范围缺陷，同样不符合专利法第33条的规定。此外，驳回决定指出，本申请要解决的技术问题是提供一种茶树内生草螺菌制备纳米红色元素硒的方法，但本申请并没有明确指出其实验所用的菌株是否是说明书中所引用文献中披露的菌株，况且该文献中披露的菌株并非只有一株，本申请中也没有明确指出其实施方案中采用的是哪株，此外，也没有进行保藏，以致本领域技术人员无法证实本申请的技术方案能够达到技术效果并解决技术问题，因此，即使申请人通过修改克服了不符合专利法第33条的缺陷，本申请的说明书也存在不符合专利法第26条第3款规定的缺陷：一方面，本申请并没有明确指出其实验所用的菌株是否是本申请背景技术所载文献中披露的菌株，另一方面，上述文献中披露的茶树内生草螺菌并非只有一株，本申请也没有明确指出采用的是哪株茶树内生草螺菌，且也没有按照相关规定进行生物材料的保藏。因此，本领域技术人员无法明了本申请所采用的菌株，也无法获得该菌株，以致不能实现该发明。
申请人（下称复审请求人）对上述驳回决定不服，于2019年05月15日向国家知识产权局提出了复审请求，同时提交了修改的权利要求书（共1页5项）和说明书全文替换页（共5页），其修改在于删除了权利要求1和说明书实施方式中对草螺菌菌株的限定。
复审请求人认为：（1）根据本申请背景技术中的记载，本申请所使用的菌株就是说明书中引用文献“两株茶树内生草螺菌的微生物学特性”中的菌株，本申请技术方案所用菌株使用的是上位概念，在制备纳米红色元素硒上两株菌株都有同样的技术效果。（2）上述文献中已经告知了采集的时间、地点和茶树的部位，而茶树内生草螺菌是茶树的专性内生细菌，一旦定殖，该菌就会与茶树一直共存，不会消亡，因此可以重复采集和分离。另外，本申请已提供了文献作者出具的证明，保证从本申请的申请日起20年内向公众发放茶树内生草螺菌WT00C和WT00F两株菌株。
复审请求时新修改的权利要求书如下：
“1. 一种茶树内生草螺菌制备纳米红色元素硒的方法，以硒酸盐为原料，用微生物将硒酸盐还原为红色硒，其特征在于：所用微生物为茶树内生草螺菌。
2. 如权利要求1所述的一种茶树内生草螺菌制备纳米红色元素硒的方法，其特征在于：该方法为茶树内生草螺菌与硒酸盐共培养或内生草螺菌活化、培养时均与硒酸盐共培养或培养过程中分批次加入硒酸盐。
3. 如权利要求2所述的一种茶树内生草螺菌制备纳米红色元素硒的方法，其特征在于：茶树内生草螺菌与硒酸盐共培养的方法为：保存的茶树内生草螺菌菌种接种营养肉汤培养基培养过夜，将活化后的菌液以体积比1:100接入含有50-500mM硒酸盐的LB液体培养基中放大培养6-36小时，即可获得红色元素硒纳米颗粒或纳米花晶体。
4. 如权利要求2所述的一种茶树内生草螺菌制备纳米红色元素硒的方法，其特征在于：内生草螺菌活化、培养时均与硒酸盐共培养的方法为：保存的茶树内生草螺菌菌种接种含有50mM硒酸盐的LB液体培养基培养过夜，将活化后的菌液以体积比1:100接入含有50-500mM硒酸盐的LB液体培养基中放大培养6-36小时，即可获得红色元素硒纳米颗粒或纳米花晶体。
5. 如权利要求2所述的一种茶树内生草螺菌制备纳米红色元素硒的方法，其特征在于：培养过程中分批次加入硒酸盐的方法为：保存的茶树内生草螺菌菌种接种LB培养基培养过夜，将活化后的菌液以体积比1:100接入含有50-200mM硒酸盐的LB液体培养基中放大培养3-6小时后,再次加入300-450mM硒酸盐,继续培养4-6小时,即可获得红色元素硒纳米颗粒或纳米花晶体。”
经形式审查合格，国家知识产权局于2019年05月28日依法受理了该复审请求，并将其转送至原审查部门进行前置审查。
原审查部门在前置审查意见书中坚持驳回决定中的理由，并强调“两株都可以有同样的技术效果”的观点并非是申请日确证的技术事实，也不是本领域技术人员基于现有技术可以预期的，即本申请解决技术问题的技术手段是模糊不清楚的，因而坚持原驳回决定。
随后，国家知识产权局成立合议组对本案进行审理，并于2019年11月04日发出复审请求口审通知书，定于2019年11月27日在湖北省武汉市东湖新技术开发区神墩三路1号专利局审协湖北中心3号楼203室进行口头审理。
口头审理如期举行，复审请求人委托代理人参加了口审，并当庭确认了：
（1）“茶树内生草螺菌”是由茶树来源限定的草螺菌，是一类细菌，而非特定的菌株。除了茶树之外，草螺菌属的细菌还可以和其他植物共生，但植物来源不同，草螺菌的特性可能会不同。
（2）本申请制备红色纳米元素硒的方法涉及硒还原能力，这一能力并不需要特定的菌株，只要来源于茶树内的这一类草螺菌并具有硒还原能力均可实现。
在上述程序的基础上，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。
二、决定的理由
1、审查文本的认定
复审请求人在提出复审请求时提交了权利要求书（共1页5项）和说明书（共5页）的全文替换页，经审查，上述修改符合专利法实施细则第61条第1款的规定，因此，本次复审决定针对的文本为：申请日2016年05月03日提交的摘要、说明书附图，2019年11月05日提交的说明书第1-5页和权利要求书第1-5项。
2、关于专利法第33条
专利法第33条规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。
如果申请人通过对申请文件的修改删除了导致修改超范围的内容，则修改超范围的缺陷将不再存在。
本案中，驳回决定指出权利要求和说明书的修改不符合专利法第33条的规定。在新修改的申请文件中，复审请求人已删除了导致修改超范围的内容，新提交的权利要求和说明书与原始申请文件相同，因此，驳回决定所指出的修改超范围的缺陷已不存在。
3、关于专利法第26条第3款
专利法第26条第3款规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。
对于专利申请中所提及和使用的生物材料，如果说明书中记载了该生物材料的至少一种来源，本领域技术人员知晓获取该生物材料的途径，则驳回决定认为说明书没有充分公开该生物材料的理由是不充分的。
判断说明书是否公开充分应当以本领域技术人员能否实现为准。即便说明书的撰写存在部分瑕疵，但如果根据说明书中公开的信息，足以使本领域技术人员确信该技术方案能够实施并能够解决相应的技术问题，一般不应因此而认为说明书公开不充分。
本申请的技术方案涉及利用茶树内生草螺菌制备纳米红色元素硒的方法。根据说明书的记载，本申请所要解决的技术问题是如何将硒酸盐还原生成红色元素纳米硒，其所采用的技术手段是使用茶树内生草螺菌与硒酸盐共培养，利用该细菌的氧化还原能力，促进硒酸盐还原成红色元素硒，并形成红色元素硒纳米颗粒或纳米花结晶（参见说明书第0005段）。
对此，合议组认为，对于专利申请中提及和使用的生物材料，如果根据说明书的记载，公众能够获得该生物材料，并且说明书中记载的信息足以使得本领域技术人员确信利用该生物材料能够实施专利申请的技术方案，解决相应的技术问题，则通常认为说明书已经清楚、完整地公开了其所要求保护的技术方案。在本案中，所提及和使用的生物材料为茶树内生草螺菌，关于该生物材料，本申请说明书中记载：“茶树内生草螺菌是一种茶树共生专一性强的内生细菌”，“……充分利用了茶树内生草螺菌的生物学特点，茶树内生草螺菌是茶树专一性强的内生细菌，与茶树互惠共生无公害，它能产生多种抗氧化的蛋白和酶……等活性物质。这些蛋白或酶的存在使该细菌具有强的还原能力，能有效地将硒酸盐还原成红色元素硒”（参见说明书第1页最后1段，第3页第2段）。由此可知，本申请中所述的茶树内生草螺菌应当是与茶树共生的/来源于茶树内生的、隶属于草螺菌属的这一类细菌群体，本申请说明书中也并未记载其技术方案的实现必需依赖于某一具体的、特定的菌株。由此可见，本申请的技术方案是通过来源于茶树内生的草螺菌属的细菌群体与硒酸盐共培养来完成硒的还原，而不是采用某一具体的特定菌株；其期望利用的是这一类细菌中所共有的还原能力，而非某一具体菌株所具有的某种特定性质。
对于公众是否能够获得茶树内生草螺菌这一类细菌，一方面，本申请说明书中引用了一篇非专利现有技术文献“两株茶树内生草螺菌的微生物学特性”（王婷等，微生物学报，2014年第4期，P424-432），该文献中明确记载有茶树内生草螺菌的两个菌株，且复审请求人已提供了文献作者保证从申请日起二十年内可向公众发放相关细菌，意味着公众将有渠道、有途径获得茶树内生草螺菌这一细菌群体中的部分菌株。另一方面，如前所述，茶树内生草螺菌是指与茶树共生的来源于茶树的隶属于草螺菌属的一类细菌群体，上述现有技术文献中已经明确地公开了上述细菌群体是由茶树中分离获得，并公开了具体的分离和鉴定方法，以及公开了其实施本发明所应当具有的强还原能力；同时，草螺菌属则是本领域已知的细菌菌属类群，其分类学特征和鉴定方法也是本领域所已知的，公众也可以利用上述技术手段以及常规测定方法重复地获得本申请中所涉及的来源于茶树的隶属于草螺菌属的这一细菌群体。
对于能否实现将硒酸盐还原为红色元素硒的效果，本申请实施例1-3采用茶树内生草螺菌在不同的培养条件下与硒酸钠共培养，其结果显示，通过S-TWIN投射电子显微镜能观察到红色元素硒聚集成球状颗粒或纳米花（参见说明书实施例1-3，图1-4）。可见，本申请说明书中证实了采用来源于茶树内的草螺菌属这一细菌类群基于其还原能力能够实现将硒酸盐还原生成红色元素纳米硒的技术效果，解决相应的技术问题。
驳回决定和前置审查意见中指出本申请没有明确指出其在实施例中所使用的菌株确实是说明书所引用文献中披露的菌株，也没有明确采用的菌株是哪一株，其技术手段是模糊不清楚的，以至于本领域技术人员无法实践。
合议组认为，判断说明书是否公开充分，应当以本领域技术人员能否实现为准。即便说明书的撰写可能存在撰写不明确或不完善的瑕疵，但如果根据说明书中公开的信息，足以使本领域技术人员相信该技术方案能够实施并能够解决相应的技术问题，则不能因为说明书中存在的上述瑕疵就认为说明书的公开不充分。虽然本申请说明书的具体实施例中并未明确其所使用的具体菌株，但根据说明书第1页最后一段背景技术的记载“茶树内生草螺菌是一种茶树共生专一性强的内生细菌。文献“两株茶树内生草螺菌的微生物学特性”（王婷等，微生物学报，2014年第4期，P424-432）详细叙述了茶树内生草螺菌的筛选和微生物学特征，但未涉及茶树内生草螺菌的应用。我们利用茶树内生草螺菌与硒酸盐共培养，获得了红色元素硒纳米花结晶，并建立了一种利用茶树内生草螺菌制备纳米红色元素硒的新方法”可知，本申请是在现有技术已经筛选分离出两株茶树内生草螺菌的基础上所做的进一步的发明，本领域技术人员根据说明书的记载，能够知晓本申请实施例中所使用的草螺菌菌种至少可以来源于上述文献中记载的菌株，实施例中未明确其所使用的具体菌株，并不必然导致本领域技术人员无法实现和完成本发明技术方案。
综上所述，根据本申请说明书记载的内容，本领域技术人员能够获得本申请所涉的茶树内生草螺菌，也能够利用该细菌群体实现本申请的技术方案，解决相应的技术问题，因此，驳回决定和前置审查意见中关于说明书公开不充分的理由不成立。
基于上述事实和理由，本案合议组作出如下审查决定。
三、决定
撤销国家知识产权局于2019年03月20日对本申请作出的驳回决定。由国家知识产权局原审查部门在本次复审决定所确定文本的基础上对本发明专利申请继续进行审查。
如对本复审请求审查决定不服，根据专利法第41条第2款的规定，复审请求人可以自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。
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