发明创造名称：用于鉴别受试者的癌症风险的组合物和方法
外观设计名称：
决定号：198242
决定日：2019-12-09
委内编号：1F252347
优先权日：2013-07-31、2014-06-07、2014-07-08
申请（专利）号：201480050455.2
申请日：2014-07-31
复审请求人：迈阿密大学
无效请求人：
授权公告日：
审定公告日：
专利权人：
主审员：李鹏飞
合议组组长：袁野
参审员：刘时雄
国际分类号：G01N33/574
外观设计分类号：
法律依据：专利法第22条第2款
决定要点
：如果产品权利要求中包含有使用方法特征，而该使用方法特征对请求保护的产品本身没有带来实质影响，该使用方法也没有隐含产品在结构和／或组成上会发生改变，则认为该使用方法对产品权利要求的主题没有限定作用。
全文：
本复审请求涉及申请号为201480050455.2、名称为“用于鉴别受试者的癌症风险的组合物和方法”的PCT发明专利申请（下称本申请），申请人为迈阿密大学。本申请的申请日为2014年07月31日，优先权日为2013年07月31日、2014年06月07日、2014年07月08日，进入中国国家阶段日为2016年03月14日，公开日为2016年05月04日。
国家知识产权局专利实质审查部门以本申请权利要求1-12不具备专利法第22条第3款规定的创造性为由于2018年02月06日驳回了本申请。
驳回决定中引用了如下对比文件：
对比文件1：WO 2013/074793 A1，公开日为2013年05月23日。
驳回决定所针对的审查文本为：2017年05月27日提交的权利要求第1-12项；2016年03月14日进入中国国家阶段时提交的国际申请文件的中文译文中的说明书第1-62页、说明书附图第1-8页以及说明书摘要。
驳回决定所针对的权利要求书如下：
“1. 一种试剂盒，其包括：盐水溶液；用于接收口腔盐水漱洗液的杯子；至少一种特异性地结合CD44的抗体；用于测定总蛋白浓度的试剂；以及solCD44和总蛋白的参考水平，其中solCD44和总蛋白的参考水平是通过使用来自健康个体和患有癌症个体的群体的solCD44和总蛋白水平来测定，并且其中solCD44和总蛋白的参考水平划定关于所述癌症的不同的统计上显著的风险。
2. 如权利要求1所述的试剂盒，其还包括至少一种结合p16INK4a的抗体。
3. 如权利要求2所述的试剂盒，其中所述至少一种特异性地结合p16INK4a的抗体包括E6H4抗体克隆的个体遗传型。
4. 如权利要求1-2中任一项所述的试剂盒，其还包括CD44参考样本、p16参考样本、或其组合。
5. 如权利要求1-4中任一项所述的试剂盒，其还包括用于检测特异性地结合p16INK4a的抗体、特异性地结合CD44的抗体、或其组合的一种或多种比色剂。
6. 如权利要求1-5中任一项所述的试剂盒，其中所述试剂盒是侧流免疫测定。
7. 如权利要求1-6中任一项所述的试剂盒，其中所述试剂盒包括任选地涂覆有以下的多孔板：特异性地结合p16INK4a的抗体、特异性地结合CD44的抗体、或其组合。
8. 如权利要求1-7中任一项所述的试剂盒，其中solCD44的参考水平为10ng/mL、5.5ng/mL、5.3ng/mL、和/或2.2ng/mL。
9. 如权利要求1-8中任一项所述的试剂盒，其中总蛋白的参考水平为1.5mg/mL、1.2mg/mL、和/或0.6mg/mL。
10. 如权利要求1-9中任一项所述的试剂盒，其中solCD44的参考水平为 2.2ng/mL和5.3ng/mL并且总蛋白的参考水平为1.2mg/mL。
11. 如权利要求1-10中任一项所述的试剂盒，其中solCD44的参考水平为2.2ng/mL和5.3ng/mL并且总蛋白的参考水平为0.5mg/mL。
12. 如权利要求1-11中任一项所述的试剂盒，其中solCD44和总蛋白的参考水平分别为2.22ng/mL和1.2mg/mL。”
驳回决定具体指出：1、权利要求1请求保护一种试剂盒，其与对比文件1的区别技术特征为：漱口液是盐水溶液，用于接收口腔盐水漱口液的容器是杯子。该区别技术特征属于本领域的公知常识。所以，对于本领域的技术人员而言，在对比文件1的基础上结合本领域的公知常识得到权利要求1的技术方案是显而易见的。因此，权利要求1不具备专利法第22条第3款规定的创造性。2、从属权利要求2-7的附加技术特征均被对比文件1公开，从属权利要求8-12对试剂盒中solCD44和总蛋白的参考水平进行了进一步的限定，然而，所述参考水平没有隐含对试剂盒的结构和/或组成的改变，本领域技术人员根据参考水平的不同，并不能将本申请所要求保护的试剂盒与对比文件1公开的试剂盒区分开来。因此，当其引用的权利要求不具备创造性时，从属权利要求2-12也不具备专利法第22条第3款规定的创造性。
申请人（下称复审请求人）对上述驳回决定不服，于2018年05月21日向国家知识产权局提出了复审请求，未对申请文件进行修改。
复审请求人认为：1、本申请和对比文件1相比具有以下不同点：solCD44和总蛋白的参考水平，其中solCD44和总蛋白的参考水平是通过使用来自健康个体和患有癌症个体的群体的solCD44和总蛋白水平来测定，并且其中solCD44和总蛋白的参考水平划定关于所述癌症的不同的统计上显著的风险。本申请的权利要求请求保护的试剂盒用于确定受试者的癌症风险，这意味着参考水平确定的癌症存在不同的风险。对比文件1中没有多个参考水平来界定不同的风险，而只是提到了一个截止点。而该截止点的作用为“将患有HNSCC的受试者区别于没有或处于低风险的受试者”。这只是指导人们判断是否患有癌症。虽然对比文件1中公开了本申请的部分技术特征，但是对比文件1所达到的技术效果与本申请的试剂盒具有较大区别。通过本申请的试剂盒中所包含的内容的组合，能够实现与对比文件1相比全新的技术效果。并且对比文件1不建议截止点用于不同类别的风险，可见，对比文件1给出了与本申请相反的教导。
2、本申请的试剂盒中并没有提到有使用说明，而对比文件1的试剂盒中还可以包括托架、使用说明等其他内容物，由此可知，本申请的组成结构和对比文件1并不相同，本领域技术人员能够根据这些将本申请所要求保护的试剂盒与对比文件1中所述的试剂盒区分开来。本申请的试剂盒通过使用盐水溶液；用于接收口腔盐水漱洗液的杯子；至少一种特异性地结合CD44的抗体；用于测定总蛋白浓度的试剂；以及solCD44和总蛋白的参考水平可以实现用于划定不同的风险类别，具有突出的实质性特点和显著的进步，因而具备创造性。
经形式审查合格，国家知识产权局于2018年06月01日依法受理了该复审请求，并将其转送至原专利实质审查部门进行前置审查。
原专利实质审查部门在前置审查意见书中坚持驳回决定。
随后，国家知识产权局成立合议组对本案进行审理。
合议组于2019年01月22日向复审请求人发出复审通知书，指出：1、权利要求1请求保护一种试剂盒，其与对比文件1的区别技术特征为：该试剂盒还包括盐水溶液以及用于接收口腔盐水漱口液的杯子。该区别技术特征属于本领域的公知常识。所以，对于本领域的技术人员而言，在对比文件1的基础上结合本领域的公知常识得到权利要求1的技术方案是显而易见的。因此，权利要求1不具备专利法第22条第3款规定的创造性。2、从属权利要求2-7的附加技术特征均被对比文件1公开，从属权利要求8-12对试剂盒中solCD44和总蛋白的参考水平进行了进一步限定，然而，所述参考水平仅属于该试剂盒的使用说明，没有使得试剂盒的结构和/或组成发生实质改变，本领域技术人员根据参考水平的不同，并不能将本申请所要求保护的试剂盒与对比文件1中的试剂盒区分开来。因此，当其引用的权利要求不具备创造性时，从属权利要求2-12也不具备专利法第22条第3款规定的创造性。3、合议组针对复审请求人的意见陈述进行了答复。
针对上述复审通知书，复审请求人于2019年03月05日提交了意见陈述书，并提交了权利要求书全文修改替换页。具体修改涉及：将权利要求1修改为“预测癌症风险的生物标志物，其包括：solCD44和总蛋白，其中solCD44的参考水平选自10ng/mL、5.5ng/mL、5.3ng/mL、和2.2ng/mL中至少一个值，总蛋白的参考水平选自1.5mg/mL、1.2mg/mL、和0.6mg/mL中至少一个值，并且其中solCD44和总蛋白的不同参考水平划定关于所述癌症的不同的统计上显著的风险”；删除从属权利要求2-9，并适应性调整剩余权利要求的主题名称、编号及引用关系。
2019年03月05日答复复审通知书时提交的权利要求书如下：
“1. 预测癌症风险的生物标志物，其包括：solCD44和总蛋白，其中solCD44的参考水平选自10ng/mL、5.5ng/mL、5.3ng/mL、和2.2ng/mL中至少一个值，总蛋白的参考水平选自1.5mg/mL、1.2mg/mL、和0.6mg/mL中至少一个值，并且其中solCD44和总蛋白的不同参考水平划定关于所述癌症的不同的统计上显著的风险。
2. 如权利要求1所述的生物标志物，其中solCD44的参考水平为2.2ng/mL和5.3ng/mL并且总蛋白的参考水平为1.2mg/mL。
3. 如权利要求1所述的生物标志物，其中solCD44的参考水平为2.2ng/mL和5.3ng/mL并且总蛋白的参考水平为0.5mg/mL。
4. 如权利要求1所述的生物标志物，其中solCD44和总蛋白的参考水平分别为2.22ng/mL和1.2mg/mL。”
复审请求人认为：修改后的权利要求1与对比文件1的区别在于：（1）对比文件1只是用于诊断受试者是否患有癌症，而权利要求1提供的多个参考水平能区分多种癌症风险程度；（2）权利要求1公布的具体参考水平也未被对比文件1所公开。对于区别特征（1），对比文件1仅仅提供了用于判定患者是否患有HNSCC的参考水平，而权利要求1的不同参考水平界定了不同程度的癌症风险，权利要求1的不同参考水平区分不同癌症风险程度有助于受试者采取相应的措施预防癌症发生。对于区别特征（2），由于研究目的不同，对比文件1只是为了判定受试者是否患癌，进而治疗，而权利要求1却是针对未患癌的对象，判断受试者以后患有癌症的风险程度有多大，进而控制生活习惯等而规避癌症发生。因此权利要求1和对比文件1是基于不同的诊断目的而对相同生物标志物展开的量的研究，判定是否患癌和判定具体癌症风险的生物标志物参考水平量自然不同。对比文件1的参考水平无法指导本申请的研究目的，本领域技术人员依然需要重新进行大量临床试验，付出大量创造性劳动，统计分析不同生物标志物量与不同癌症风险的关系，才能得到权利要求1的具有统计学显著意义的参考水平值。
合议组针对该申请继续审查，于2019年06月03日再次发出复审通知书，指出：1、权利要求1请求保护预测癌症风险的生物标志物，对比文件1公开了一种包括solCD44和总蛋白的生物标志物，且该生物标志物能够预测受试者患HNSCC（头颈部鳞状细胞癌）的风险，对比文件1所公开的用于预测HNSCC风险的标志物与权利要求1所限定的标志物中的组分相同。尽管权利要求1中还限定了solCD44和总蛋白的参考水平及该参考水平的用途，然而，权利要求1请求保护的主题为一种生物标志物，solCD44和总蛋白的参考水平以及该参考水平的用途实质上属于使用该生物标志物的诊断方法，其对生物标志物本身的结构和/或组成无实质影响，所以，这些关于参考水平的特征对权利要求1请求保护的主题没有限定作用，其并不改变或影响该生物标志物的内在本质属性。因此，权利要求1相对于对比文件1不具备专利法第22条第2款规定的新颖性。2、从属权利要求2-4进一步限定了solCD44和总蛋白的参考水平，然而，所述参考水平仅属于该生物标志物的具体使用说明，其没有使得该生物标志物本身的结构和/或组成发生实质改变。因此，当其引用的权利要求不具备新颖性时，权利要求2-4也不具备专利法第22条第2款规定的新颖性。3、合议组针对复审请求人的意见陈述进行了答复。
针对上述复审通知书，复审请求人于2019年09月17日提交了意见陈述书，未对申请文件进行修改。
复审请求人认为：本申请权利要求1的技术方案中包括对solCD44的参考水平以及总蛋白的参考水平的限定，对比文件1并未公开关于solCD44的参考水平以及总蛋白的参考水平的具体参数，也未公开利用这些参数来预测受试者患HNSCC的风险程度。因此，本申请的权利要求具备新颖性。实际上，在本申请的说明书中，多处记载了利用solCD44和总蛋白的参考水平来界定受试者患癌症的风险，而在对比文件1中，仅提到一个截止点，这一截止点只是一个单一的阈值，高于该阈值就可以说受试者患有HNSCC，低于该阈值则受试者未患有HNSCC。对比文件1公开的截止点不同于权利要求1中所述的界定癌症的不同统计学不同风险的多个参考水平。单个截止点允许人们知道他们是否患有癌症，而多个参考水平允许人们知道他们有多少风险患有癌症。因此，本申请的权利要求具备创造性。
在上述程序的基础上，合议组认为本案事实已经清楚，可以做出审查决定。
二、决定的理由
1、审查文本的认定
复审请求人于2019年03月05日答复复审通知书时提交了权利要求书的全文修改替换页，经查，该修改符合专利法第33条的规定。本复审请求审查决定所针对的文本为：2019年03月05日提交的权利要求第1-4项，2016年03月14日进入中国国家阶段时提交的国际申请文件的中文译文中的说明书第1-62页、说明书附图第1-8页以及说明书摘要。
2、关于专利法第22条第2款
专利法第22条第2款规定：新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者使用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。
如果产品权利要求中包含有使用方法特征，而该使用方法特征对请求保护的产品本身没有带来实质影响，该使用方法也没有隐含产品在结构和／或组成上会发生改变，则认为该使用方法对产品权利要求的主题没有限定作用。
具体到本案：
1）权利要求1请求保护预测癌症风险的生物标志物，对比文件1公开了一种用于头颈部鳞状细胞癌的诊断及确定其预后的方法，具体公开了（参见说明书第7页第1-3段，第10页倒数第1段-第11页第4段）：描述了用于头颈部鳞状细胞癌（HNSCC）的诊断及确定其预后的有效、低成本、非侵入性测定法，所公开的测定法涉及检测来自受试者的样品中的一种或多种生物标志物，例如solCD44；已表明，相结合的solCD44和总蛋白水平在区分HNSCC与对照方面比任一单独的标志物更有效；可基于总蛋白、solCD44等的水平确定综合分数，该综合分数增加到截止点以上可区分患有HNSCC的受试者与没有HNSCC或其将来复发风险较低的那些受试者。由此可见，对比文件1公开了包括solCD44和总蛋白的生物标志物，且该生物标志物能够预测受试者患HNSCC的风险。
权利要求1中限定了：其中solCD44的参考水平选自10ng/mL、5.5ng/mL、5.3ng/mL、和2.2ng/mL中至少一个值，总蛋白的参考水平选自1.5mg/mL、1.2mg/mL、和0.6mg/mL中至少一个值，并且其中solCD44和总蛋白的不同参考水平划定关于所述癌症的不同的统计上显著的风险。然而，权利要求1请求保护的主题为一种生物标志物，solCD44和总蛋白的参考水平以及该参考水平的用途实质上属于使用该生物标志物的诊断方法，其对生物标志物本身的结构和/或组成无实质影响，因此，这些关于参考水平的特征对权利要求1请求保护的主题没有限定作用，其并不改变或影响该生物标志物的内在本质属性。
由此可见，权利要求1的所有技术特征已经被对比文件1公开，且两者的技术方案实质上相同，属于相同的技术领域，解决的技术问题相同，并能达到相同的技术效果。因此，权利要求1不具备专利法第22条第2款规定的新颖性。
2）权利要求2-4进一步限定了solCD44和总蛋白的参考水平，然而，所述参考水平仅属于该生物标志物的具体使用说明，其没有使得该生物标志物本身的结构和/或组成发生实质改变。本领域技术人员根据参考水平的不同，并不能将本申请所要求保护的生物标志物与对比文件1公开的生物标志物区分开来。因此，当其引用的权利要求不具备新颖性时，从属权利要求2-4也不具备专利法第22条第2款规定的新颖性。
3、针对复审请求人提出的陈述意见的答复
针对复审请求人在答复复审通知书时的意见陈述，合议组认为：
首先，权利要求1请求保护的主题为一种生物标志物，尽管权利要求1限定了solCD44和总蛋白的参考水平以及该生物标志物的具体用途，但是，solCD44和总蛋白的参考水平实质上属于该生物标志物的具体使用说明或方法，其实际上为医生获取到受试者样本中的solCD44和总蛋白水平后，依据该参考水平对受试者作出的诊断结果。在本案中，生物标志物在诊断过程中的使用说明或方法并没有对权利要求1请求保护的生物标志物本身的结构和/或组成上带来影响，并不改变其内在属性。而对比文件1已经公开了包含solCD44和总蛋白的生物标志物，且该生物标志物可将患有HNSCC、或其将来复发风险升高的受试者与没有HNSCC、或其将来复发风险较低的受试者区分开，即对比文件1已经公开了权利要求1请求保护的主题，就权利要求1请求保护的主题而言，其相对于对比文件1不具备新颖性。
另一方面，虽然对比文件1使用综合分数区分患有HNSCC的受试者与未患有HNSCC或其将来复发风险较低的受试者，但其用来评估HNSCC的标志物与本申请完全相同，即对比文件1明确指出CD44和总蛋白的水平可用来诊断患者是否患有HNSCC或评估其复发风险，其本质上仍然将综合分数与一参考分数进行了对比，在此基础上，使用来自健康个体和患有癌症个体的群体的solCD44和总蛋白水平来确定出一参考水平，通过与参考水平进行对比评估患者患HNSCC的风险是本领域技术人员容易想到的技术手段。例如，本领域公知的白细胞、超敏C反应蛋白的水平可诊断患者是否感染炎症，其就是通过将患者的白细胞、超敏C反应蛋白测量值与相应的参考水平进行对比，在实际的诊断过程中，当白细胞、超敏C反应蛋白的水平稍高于参考水平时，医生认定患者感染的炎症较轻微，当其水平远高于参考水平时，医生则认定患者感染的炎症较严重，依据炎症的严重程度进行不同治疗，这是医学诊断领域的常用技术手段。
综上所述，复审请求人的意见陈述不具说服力，因此，合议组不予支持。
三、决定
维持国家知识产权局于2018年02月06日对本申请作出的驳回决定。
如对本复审请求审查决定不服，根据专利法第41条第2款的规定，复审请求人可以自收到本复审请求审查决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。
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