发明创造名称：玉米中与丝黑穗病抗性相关联的基因座
外观设计名称：
决定号：190175
决定日：2019-09-09
委内编号：1F249927
优先权日：2008-08-21
申请（专利）号：201410272586.7
申请日：2009-08-21
复审请求人：中国农业大学
无效请求人：
授权公告日：
审定公告日：
专利权人：
主审员：李美宣
合议组组长：李振鹏
参审员：邢云龙
国际分类号：C12N15/29,C12N15/63,C12N5/10,A01H5/00,A01H5/10
外观设计分类号：
法律依据：专利法第22条第3款，专利法第26条第4款
决定要点
：（1）在判断创造性时，首先要将权利要求的技术方案和最接近的现有技术进行对比，找出二者的区别特征，确定所述技术方案实际解决的技术问题，进而考察现有技术中是否存在将该区别特征引入到所述最接近的现有技术中以解决上述技术问题的启示，如果现有技术中存在这样的启示，则发明是显而易见的，该权利要求不具备创造性。（2）判断权利要求的技术方案能否得到说明书的支持，关键是看权利要求的技术方案是否是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案，如果不能得出或概括得出，则该权利要求得不到说明书的支持。
全文：
本复审请求涉及申请号为201410272586.7，名称为“玉米中与丝黑穗病抗性相关联的基因座”的发明专利申请。申请人为中国农业大学。本申请的申请日为2009年08月21日，优先权日为2008年08月21日，公开日为2015年04月08日。
经实质审查，国家知识产权局原审查部门于2018年01月05日发出驳回决定，驳回了本发明专利申请，其理由是：（1）创造性问题：权利要求1要求保护分离的多核苷酸，对比文件1（EMBL:EM_PAT:FB781249,来自WO2008034648 A1,序列522，公开日：2008年03月27日）公开的基因序列来自玉米，该序列中第106-2298bp所示的CDS与SEQ ID NO.31所示的序列具有高达99％的同源性，而该CDS编码的蛋白序列与SEQ ID NO.32所示蛋白序列亦具有99％的同源性。所属领域技术人员明了，在一种功能蛋白基因编码序列已知的情况下，其容易通过常规技术手段从玉米中分离其同源基因，且来自不同玉米品种的同源蛋白编码基因往往存在差异，权利要求1限定的多核苷酸属于一个已知结构基因可自然获得的突变的结构基因，且根据说明书的记载，其并未对SEQ ID NO.32所示蛋白的功能作出明确验证，所属领域技术人员也无法确定权利要求1限定的基因序列较之现有技术取得了何种意料不到的技术效果，故SEQ ID NO.31所示基因序列，其互补序列，及其编码的蛋白序对应的核苷酸序列对于所属领域技术人员而言均是容易得到的，故权利要求1限定的技术方案a、b、c均不具备突出的实质性特点和显著的进步，不具备专利法第22条第3款规定的创造性。权利要求2、3引用权利要求1，然而在所述核苷酸序列容易得到的基础上，其载体、重组DNA构建体亦是通过常规技术手段容易得到的，其不具备突出的实质性特点和显著的进步，不具备专利法第22条第3款规定的创造性。权利要求4、6分别要求保护生产玉米细胞、植物或种子的方法，为了达到不同的研究目的，所属领域技术人员将含有目的基因的构建体转化玉米细胞，或使其整合至基因组中进行表达，以得到转基因玉米细胞、玉米植株、或种子都是所属领域的常规技术手段，故在其引用的权利要求3限定的构建体不具备创造性的情况下，权利要求4、6限定的生产方法亦不具备专利法第22条第3款规定的创造性。（2）支持问题：权利要求5要求保护生产具有丝黑穗病抗性的玉米植物的方法，所述方法包括用权利要求3的重组DNA构建体转化植物细胞，并进而得到再生玉米植物。然而根据说明书的相关记载，特别是实施例的相关内容，本申请验证了qHSR1基因座对于丝黑穗病抗性的功能，而该基因座中除了包含SEQ ID NO.31在内，还包含其他多种蛋白质编码基因，说明书还记载了“这些基因中的任意一个、任意组合或它们全部可能赋予或者有助于qHSR1基因座的丝黑穗病抗性”（参见第393段）。且实施例18虽然将抗性基因进一步靶定至qHSR1基因座中的三个基因，即锚蛋白重复蛋白，细胞壁关联激酶蛋白以及Xa21D激酶，然而并未记载任何确切的实验数据证实，单独转化或表达SEQ ID NO.31/32所示的细胞壁关联激酶的编码基因或蛋白能够赋予转基因植物丝黑穗病抗性。即在未经实验确证的情况下，所属领域技术人员无法预期上述三个基因中哪个基因是抗性基因，亦或是其三者或其中两者的共同作用，也无法排除上述三基因之外其他抗性基因的存在。可见根据说明书的相关记载，所属领域技术人员并不能确定SEQ ID NO.31/32所述基因或蛋白序列的功能。故权利要求5限定的方案实质上无法得到说明书的支持，所属领域技术人员无法确定SEQ ID NO.32所示蛋白能够起到赋予转基因玉米丝黑穗病抗性，即所述方案的技术效果是在说明书公开内容的基础上无法确定的，故权利要求5得不到说明书的支持，不符合专利法第26条第4款的规定。基于相似的理由，权利要求7-9所限定的方法同样得不到说明书的支持，不符合专利法第26条第4款的规定。
驳回决定所依据的文本为：分案申请递交日2014年06月18日提交的说明书摘要、说明书第1-59,72-446,448-452段、说明书核苷酸和氨基酸序列表；2014年10月22日提交的说明书附图图1-图4、说明书第60-71段、摘要附图；2015年01月29日提交的说明书第447段；2017年01月05日提交的权利要求第1-9项。驳回决定所针对的权利要求书如下：
“1. 分离的多核苷酸，其包括：
a. 编码SEQ ID NO:32所示多肽的核苷酸序列；
b. SEQ ID NO:31所示的核苷酸序列；或
c. (a)或(b)的核苷酸序列的互补序列，其中所述互补序列和所述核苷酸序列由相同数目的核苷酸组成并且100% 互补。
2. 载体，其包含权利要求1的分离的多核苷酸。
3. 重组DNA构建体，其包含可操纵地连接到至少一个调控序列的权利要求1的分离的多核苷酸。
4. 生产玉米细胞的方法，所述玉米细胞包含权利要求3的重组DNA构建体。
5. 生产具有丝黑穗病抗性的玉米植物的方法，所述方法包括：
a. 用权利要求3的重组DNA构建体转化玉米植物细胞，和
b. 从所述转化的玉米植物细胞再生玉米植物。
6. 生产玉米植物或种子的方法，所述玉米植物或种子在其基因组中包含权利要求3的重组DNA构建体。
7. 赋予或提高玉米植物中丝黑穗病抗性的方法，所述方法包括用权利要求3的重组DNA构建体转化玉米植物。
8. 改变能赋予玉米细胞中丝黑穗病抗性的蛋白质的表达水平的方法，所述方法包括：
a. 用权利要求3的重组DNA构建体转化玉米细胞，
b. 使所述转化的玉米细胞在适于所述重组DNA构建体表达的条件下生长，其中所述重组DNA构建体的表达导致与具有丝黑穗病抗性的野生型玉米植物中的表达水平相比改变水平的能在所述转化的玉米细胞中赋予丝黑穗病抗性的蛋白质的产生。
9. 改变能在玉米植物中赋予丝黑穗病抗性的蛋白质的表达水平的方法，所述方法包括：
a. 用权利要求3的重组DNA构建体转化玉米植物细胞；
b. 从所述转化的玉米植物细胞再生转化的玉米植物；以及
c. 使所述转化的玉米植物在适于所述重组DNA构建体表达的条件下生长，其中所述重组DNA构建体的表达导致与具有丝黑穗病抗性的野生型玉米植物中的表达水平相比改变水平的能在所述转化的玉米植物中赋予丝黑穗病抗性的蛋白质的产生。”
申请人中国农业大学（下称复审请求人）对上述驳回决定不服，于2018年04月19日向国家知识产权局提出了复审请求，没有修改申请文件。复审请求人认为：（1）对于本申请限定序列的创造性，申请人认为在不考虑同源序列功能的情况下，所属领域技术人员不会有动机基于对比文件1获得同源序列，由于对比文件1并未提及序列具有丝黑穗病抗性，所属领域技术人员根本不会有动机根据其披露的序列寻找具有丝黑穗病抗性的任何序列。（2）申请人再次提供参考文献：A maize wall-associated kinase confers quantitative resistance to head smut", Weiliang Zuo et al., nature genetics，认为该公开文件已经明确披露了本申请限定的序列具有丝黑穗病抗性的功能，其应该被审查员考虑。因此基于该文献公开的内容以及本申请说明书，所属领域技术人员能够确定本申请所述序列的功能，因此本申请限定的序列具备创造性，同时能够得到说明书的支持。
经形式审查合格，国家知识产权局于2018年05月02日依法受理了该复审请求，并将其转送至原审查部门进行前置审查。
原审查部门在前置审查意见书中认为，正如驳回通知书所述，申请人提供的上述参考文献系发明人的在后公开文章，其网络公开时间为2014年12月22日，晚于本申请的申请日（2009年08月21日）以及优先权日（2008年08月21日），并不属于现有技术，因此该文献记载的内容不能够成为序列SEQ ID NO.31/32具备赋予转基因玉米抗丝黑穗病抗性功能的有效证据，也就是说根据本申请说明书公开的内容，所属领域技术人员无法确定序列SEQ ID NO.31/32的功能，即申请人声称的所述序列具有抗丝黑穗病抗性的功能是不能被认可的。故所属领域技术人员出于各种研究目的能够基于对比文件1的序列通过常规技术手段从玉米中分离同源基因，由于在申请日或优先权日时，无法确定SEQ ID NO.31/32的功能，上述序列只能被认定为已知结构基因可自然获得的突变的结构基因，且并未产生意料不到的技术效果。因此权利要求1-4,6不具备创造性，权利要求5得不到说明书的支持，因而坚持原驳回决定。
随后，国家知识产权局成立合议组对本案进行审理。
合议组于2019年06月13日向复审请求人发出复审通知书，指出：（1）权利要求1与对比文件1相比，区别在于：具体多核苷酸序列有1%的差别。根据说明书的相关记载，本申请仅仅验证了qHSR1基因座对于丝黑穗病具有抗性。所述qHSR1基因座中还包含除SEQ ID NO.31之外的其他多种蛋白质编码基因，说明书还记载了“这些基因中的任意一个、任意组合或它们全部可能赋予或者有助于qHSR1基因座的丝黑穗病抗性”（参见第393段）。且实施例18虽然将抗性基因进一步靶定至qHSR1基因座中的三个基因，即锚蛋白重复蛋白，细胞壁关联激酶蛋白以及Xa21D激酶，然而并未记载任何确切的实验数据证实：单独转化或表达SEQ ID NO.31/32所示的细胞壁关联激酶编码基因或蛋白能够赋予转基因植物丝黑穗病抗性。即在未经实验确证的情况下，所属领域技术人员无法预期上述三个基因中哪个基因是抗性基因，亦或是其三者或其中两者的共同作用，也无法排除上述三基因之外其他抗性基因的存在。因此，根据说明书的相关记载，所属领域技术人员并不能确定SEQ ID NO.31/32所述基因或蛋白序列的功能。基于上述区别技术特征，本发明实际解决的技术问题是提供已知基因的另外一个同源序列。所属领域技术人员知道，在一种蛋白质的基因编码序列已知的情况下，其容易通过常规技术手段从玉米中分离其同源基因，且来自不同玉米品种的同源蛋白编码基因往往存在一定的差异，权利要求1限定的基因序列属于一个已知结构基因的可自然获得的突变体，由于说明书并未对SEQ ID NO.32所示蛋白的功能作出明确验证，所属领域技术人员也无法确定权利要求1限定的多核苷酸较之现有技术取得了何种意料不到的技术效果，故SEQ ID NO.31所示多核苷酸，其互补序列，及其编码的蛋白序列对应的核苷酸序列对于所属领域技术人员而言均是容易得到的，权利要求1限定的技术方案a、b、c均不具备突出的实质性特点和显著的进步，不具备专利法第22条第3款规定的创造性。权利要求2、3引用权利要求1，然而在所述核苷酸序列能够得到的基础上，其载体、重组DNA构建体亦是通过常规技术手段容易得到的，不具备突出的实质性特点和显著的进步，不具备专利法第22条第3款规定的创造性。（2）权利要求5要求保护生产具有丝黑穗病抗性的玉米植物的方法，所述方法包括用权利要求3的重组DNA构建体转化植物细胞，并进而得到再生玉米植物。然而如前所述，根据说明书的相关记载，本申请仅仅验证了qHSR1基因座对于丝黑穗病抗性的功能，并未记载任何确切的实验数据证实：单独转化或表达SEQ ID NO.31/32所示的细胞壁关联激酶编码基因或蛋白能够赋予转基因植物丝黑穗病抗性，从而所属领域技术人员并不能确定SEQ ID NO.31/32所述基因或蛋白序列的功能。所属技术领域的技术人员不能从说明书充分公开的内容中得到或概括得出权利要求5的技术方案，权利要求5限定的方案实质上无法得到说明书的支持，不符合专利法第26条第4款的规定。基于相似的理由，权利要求7-9所限定的方法同样得不到说明书的支持，不符合专利法第26条第4款的规定。
复审请求人于2019年07月29日提交了意见陈述书，但未修改申请文件。复审请求人认为：说明书实施例11的最后一段指出：“这些基因中的任何一个、任意的组合或者它们全部可能赋予或者有助于qHSR1基因座的丝黑穗病抗性”。从该段落的前一个段落可以明确看出，“这些基因”包括SEQ ID NO:31/32。合议组的意见是说明书没有提供实验来证明这一点。然而，实施例18提供了获得此信息的过程。具体地，实施例18指出：“三种方法被用于验证候选抗性基因：1）互补性试验，由于Mo17和B73均表现出一些丝黑穗病抗性，三个共有的基因(锚蛋白重复蛋白、细胞壁关联激酶蛋白和Xa21D激酶)有可能是促成该表型的候选基因，全部的这三个基因均从阳性BAC克隆被亚克隆至表达载体，然后被转入易感的近交系；2）RNAi方法，对上述172-kb区域中的全部六个假定的基因构建了RNAi载体，然后将载体转入Mo17，以将假定的基因逐个敲除，如此能够鉴定那些涉及丝黑穗病抗性的基因；3）在易感品系中过表达候选基因，将六个单独的候选基因中的每一个分别与强启动子相连，构建了过表达构建体，并转入易感品系，以测定是否qHSR1区域中的这些单独的候选基因中的任何一个足以赋予丝黑穗病抗性”。从实施例，所属领域技术人员理解，本发明提供了鉴定涉及丝黑穗病的每种基因的具体方法，并且实施例11的结论“这些基因中的任何一个（可以是 SEQ ID NO:31/32）、任意的组合或者它们全部可能赋予或者有助于qHSR1基因座的丝黑穗病抗性”是通过实施例18描述的实验获得的。因此，说明书提供了数据来显示SEQ ID NO:31/32的功能。由于说明书提供了实验来证明SEQ ID NO:31/32的出乎意料的功能，权利要求具有创造性并且得到了说明书的支持。
在上述程序的基础上，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。
二、决定的理由
1、审查文本的认定
请求人于复审阶段没有修改申请文件。因此，本复审决定针对的文本为：分案申请递交日2014年06月18日提交的说明书摘要、说明书第1-59,72-446,448-452段、说明书核苷酸和氨基酸序列表；2014年10月22日提交的说明书附图图1-图4、说明书第60-71段、摘要附图；2015年1月29日提交的说明书第447段；2017年1月5日提交的权利要求第1-9项。
2、专利法第22条第3款
专利法第22条第3款规定创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。
在判断创造性时，首先要将权利要求的技术方案和最接近的现有技术进行对比，找出二者的区别特征，确定所述技术方案实际解决的技术问题，进而考察现有技术中是否存在将该区别特征引入到所述最接近的现有技术中以解决上述技术问题的启示，如果现有技术中存在这样的启示，则发明是显而易见的，该权利要求不具备创造性。
权利要求1要求保护分离的核苷酸，对比文件1公开的基因序列来自玉米，该序列中第106-2298bp所示的CDS与SEQ ID NO.31所示的序列具有高达99％的同源性，而该CDS编码的蛋白序列与SEQ ID NO.32所示蛋白序列亦具有99％的同源性。权利要求1与对比文件1相比，区别在于：具体多核苷酸序列有1%的差别。
根据说明书的相关记载，本申请仅仅验证了qHSR1基因座对于丝黑穗病具有抗性。所述qHSR1基因座中还包含除SEQ ID NO.31之外的其他多种蛋白质编码基因，说明书还记载了“这些基因中的任意一个、任意组合或它们全部可能赋予或者有助于qHSR1基因座的丝黑穗病抗性”（参见第393段）。且实施例18虽然将抗性基因进一步靶定至qHSR1基因座中的三个基因，即锚蛋白重复蛋白，细胞壁关联激酶蛋白以及Xa21D激酶，然而并未记载任何确切的实验数据证实，单独转化或表达SEQ ID NO.31/32所示的细胞壁关联激酶编码基因或蛋白能够赋予转基因植物丝黑穗病抗性。即在未经实验确证的情况下，所属领域技术人员无法预期上述三个基因中哪个基因是抗性基因，亦或是其三者或其中两者的共同作用，也无法排除上述三基因之外其他抗性基因的存在。因此，根据说明书的相关记载，所属领域技术人员并不能确定SEQ ID NO.31/32所述基因或蛋白序列的功能。基于上述区别技术特征，本发明实际解决的技术问题是提供已知基因的另外一个同源序列。
所属领域技术人员知道，在一种来自玉米的蛋白质的编码基因序列已知的情况下，很容易通过常规技术手段从玉米中分离其同源基因，且来自不同玉米品种的同源蛋白编码基因往往存在一定的差异，权利要求1限定的基因序列属于一个已知结构基因的可自然获得的突变体，由于说明书并未对SEQ ID NO.32所示蛋白的功能作出明确验证，所属领域技术人员也无法确定权利要求1限定的多核苷酸较之现有技术取得了何种意料不到的技术效果，故SEQ ID NO.31所示多核苷酸，其互补序列，及其编码的蛋白序列对应的核苷酸序列对于所属领域技术人员而言均是容易得到的，故权利要求1限定的技术方案a、b、c均不具备突出的实质性特点和显著的进步，不具备专利法第22条第3款规定的创造性。
权利要求2、3引用权利要求1，然而在所述核苷酸序列能够得到的基础上，其载体、重组DNA构建体亦是通过常规技术手段容易得到的，权利要求2、3不具备突出的实质性特点和显著的进步，不具备专利法第22条第3款规定的创造性。
权利要求4、6分别要求保护生产玉米细胞、植物或种子的方法，为了达到不同的研究目的，所属领域技术人员将含有目的基因的构建体转化玉米细胞，或使其整合至基因组中进行表达，以得到转基因玉米细胞、玉米植株、或种子均属于本领域的常规技术手段，故在其引用的权利要求3限定的构建体不具备创造性的情况下，权利要求4、6限定的生产方法亦不具备专利法第22条第3款规定的创造性。
3、关于专利法第26条第4款
专利法第26条第4款规定：权利要求书应当以说明书为依据，说明要求专利保护的范围。
判断权利要求的技术方案能否得到说明书的支持，关键是看权利要求的技术方案是否是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案，如果不能得出或概括得出，则该权利要求得不到说明书的支持。
具体到本案，权利要求5要求保护生产具有丝黑穗病抗性的玉米植物的方法，所述方法包括用权利要求3的重组DNA构建体转化植物细胞，并进而得到再生玉米植物。然而如前所述，根据说明书的相关记载，本申请仅仅验证了qHSR1基因座对于丝黑穗病抗性的功能，并未记载任何确切的实验数据证实：单独转化或表达SEQ ID NO.31/32所示的细胞壁关联激酶编码基因或蛋白能够赋予转基因植物丝黑穗病抗性，从而所属领域技术人员并不能确定SEQ ID NO.31/32所述基因或蛋白序列的功能，也不能从说明书充分公开的内容中得到或概括得出权利要求5的技术方案。故权利要求5限定的方案实质上无法得到说明书的支持，不符合专利法第26条第4款的规定。
基于相似的理由，权利要求7-9所限定的方法同样得不到说明书的支持，不符合专利法第26条第4款的规定。
4、针对复审请求人意见陈述的回应
针对复审请求人的意见陈述，合议组认为：（1）虽然本发明提供了鉴定涉及丝黑穗病的每种基因的具体方法，但是如前所述，实施例18虽然将抗性基因进一步靶定至qHSR1基因座中的三个基因，即锚蛋白重复蛋白，细胞壁关联激酶蛋白以及Xa21D激酶，然而并未记载任何确切的实验数据证实，单独转化或表达SEQ ID NO.31/32所示的细胞壁关联激酶蛋白能够赋予转基因植物丝黑穗病抗性。即在未经实验确证的情况下，所属领域技术人员无法预期上述三个基因中哪个基因是抗性基因，亦或是其三者或其中两者的共同作用，也无法排除上述三基因之外其他抗性基因的存在。因此，所属领域技术人员仍然不能确定SEQ ID NO.31/32所述基因或蛋白序列的功能。（2）请求人声称并且实施例11的结论“这些基因中的任何一个（可以是 SEQ ID NO:31/32）、任意的组合或者它们全部可能赋予或者有助于qHSR1基因座的丝黑穗病抗性”是通过实施例18描述的实验获得的，然而实施例11的结论也仅仅是“可能”，可见其效果并不能确定。
综上所述，复审请求人的意见陈述不具有说服力。
根据以上事实和理由，本案合议组作出如下审查决定。
三、决定
维持国家知识产权局于2018年01月05日对本申请作出的驳回决定。
如对本复审请求审查决定不服，根据专利法第41条第2款的规定，复审请求人自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。
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