提高p53活性的取代的哌啶和其用途-复审决定


发明创造名称:提高p53活性的取代的哌啶和其用途
外观设计名称:
决定号:187455
决定日:2019-08-20
委内编号:1F253413
优先权日:
申请(专利)号:201510294492.4
申请日:2010-10-05
复审请求人:默沙东公司
无效请求人:
授权公告日:
审定公告日:
专利权人:
主审员:王俊
合议组组长:林琳
参审员:罗玲
国际分类号:C07D401/14,C07D409/14,A61K31/445,A61P35/00,A61P35/02
外观设计分类号:
法律依据:专利法实施细则第60条第1款,专利法第22条第3款
决定要点:如果复审请求人删除了复审通知书中指出的相对于驳回决定针对的权利要求扩大了保护范围的技术方案,且其他修改也仅限于消除驳回决定或者复审通知书指出的缺陷,则认为所述修改符合专利法实施细则第60条第1款的规定。
全文:
本复审请求案涉及申请号为201510294492.4,名称为“提高p53活性的取代的哌啶和其用途”的发明专利申请(下称本申请)。申请人为默沙东公司。本申请的申请日为2010年10月05日,最早优先权日为2009年10月14日,公开日为2015年09月30日。
经实质审查,国家知识产权局原审查部门于2018年04月09日发出驳回决定,驳回了本申请,其理由是:权利要求1-8不符合专利法第22条第3款的规定。驳回决定所依据的文本为分案申请递交日2015年06月02日提交的说明书摘要、说明书第1-154、157-210、212-439段,2017年01月06日提交的说明书第155-156、211段,2017年07月12日提交的权利要求第1-8项(下称驳回文本)。驳回决定所针对的权利要求书如下:
“1. 式1的化合物∶

式1
或其可药用盐,其中∶
R1是∶
,其中∶
E是OH;
或(i)R1中的每个J是H,或(ii)R1中的一个J是卤素,余下的三个J是H;
Y选自O和CR8R8’;
G选自:-(CR8R8’)n-C(O)OH,-(CR8R8’)n-(C3-C8)环烷基-C(O)NR8R9,-(CR8R8’)n-P(O)OR8OR8’和-(CR8R8’)n-OH;其中∶
每个R8和R8’独立地选自H,D和(C1-C6)烷基;或其中R8和R8’和与每个相连接的碳一起形成(C3-C8)环烷基;
每个R9独立地是SO2(C1-C6)烷基;
每个n独立地是0-10;条件是,当n是0时,Y的任何氧、氮或硫原子不直接与G的任何氧、氮、硫或磷原子连接;
R2是;
R4和R4'独立地选自氢和(C1-C6)烷基;
R5、R5'、R6、R6'、R7和R7'都是氢;和
X是或。
2. 权利要求1的化合物,其中所述-(CR8R8’)n-C(O)OH选自:-(CH2)1-5C(O)OH,-CH(CH3)-(CH2)2-3-C(O)OH,-(CH2)1-3C(CH3)2C(O)OH,-(CH2)3CH(CH(CH3)2)-C(O)OH -(CD2)3C(O)OH,-(CH2)1-2-CH(CH3)-(CH2)1-2-C(O)OH, CH(CH3)-(CH2)2-3-C(O)OH,和;所述-(CR8R8’)n-(C3-C8)环烷基-C(O)NR8R9是-环戊基-C(O)NH-S(O)2-CH3或 ;所述-(CR8R8’)n-P(O)OR8OR8’是-(CH2)3P(O)(OH)(OH)或-(CH2)3P(O)(OCH3)(OCH3);和所述-(CR8R8’)n-OH是-(CH2)2-OH。
3. 权利要求1的化合物,其中Y是O,G选自:-(CR8R8’)n-C(O)OH,-(CR8R8’)n-(C3-C8)环烷基-C(O)NR8R9和-(CR8R8’)n-P(O)OR8OR8’。
4. 权利要求1的化合物,其中Y是CR8R8’,G选自:-(CR8R8’)n-OH。
5. 权利要求1的化合物,其中R4是氢,R4'是1-丙基,于是式1由式1A代表∶

式1A
其中R1、R2、R5、R5'、R6、R6'、R7、R7'和X如在式1中所定义。
6. 选自下列的化合物∶
, ,
和 ;
或其可药用盐。
7. 药物组合物,其包含治疗有效量的至少一种权利要求1的化合物或其可药用盐,以及与至少一种可药用载体相结合。
8. 至少一种权利要求1的化合物或其可药用盐在制备用于在需要治疗的患者中治疗选自下列的癌症的药物中的用途:膀胱癌,乳房癌,结肠癌,直肠癌,子宫内膜癌,肾癌,肝癌,肺癌,头和颈癌,食道癌,胆囊癌,宫颈癌,胰腺癌,前列腺癌,喉癌,卵巢癌,胃癌,子宫癌,肉瘤,骨肉瘤,脂肉瘤,甲状腺癌,淋巴系的造血肿瘤,骨髓系的造血肿瘤,粒细胞性白血病,骨髓增生异常综合征,早幼粒细胞性白血病,间质源的肿瘤,中枢和周围神经系统的肿瘤,黑素瘤,皮肤(非黑素瘤)癌,间皮瘤(细胞),精原细胞瘤,畸胎癌,着色性干皮病,角化棘皮瘤,甲状腺滤泡性癌和卡波济氏肉瘤。”
驳回决定认为:权利要求1中G为-(CR8R8’)n-C(O)OH或-(CR8R8’)n-OH的技术方案与对比文件1(US20080004287A1,公开日为2008年01月03日)公开的化合物84、化合物GQ、化合物DL相比,区别特征仅在于:权利要求1中以哌啶基替换了哌嗪基,E不同;或者二者的G不同。
根据本申请说明书的记载,本申请想要解决的技术问题是提供具有HDM2或MDM2拮抗剂活性的化合物,并在说明书表2中具体记载了8种化合物的FP IC50值,经核实其中只有3个化合物(化合物A89、A109、A145)落入当前权利要求1的范围。
对比文件1在说明书表2中记载了4个具体化合物的FP IC50值,但由于这4个具体化合物并非是与本申请结构最接近的化合物,因而不能证明上述区别特征为本申请权利要求1带来了相对于对比文件1中最接近的化合物而言预料不到的技术效果,因此,权利要求1的化合物相对于对比文件1所实际解决的技术问题仅是:提供具有HDM2或MDM2拮抗活性的其他化合物。
对于上述区别特征:对比文件1中已披露了式I中R1可为被Z取代的哌啶基(参见对比文件1说明书第[0066]段、化合物DL、GC);如上,对比文件1已经披露了G为-(CH2)3-C(O)OH和-( CH2)2-OH的具体化合物84、GQ,并且还披露了E为OH的具体化合物GC。可见,对于上述区别特征,对比文件1均已给出了相应的技术启示。
因此,为了解决上述技术问题,在对比文件1的基础上结合上述启示从而得到权利要求1中G为-(CR8R8’)n-C(O)OH和-(CR8R8’)n-OH的技术方案对于本领域技术人员而言是显而易见的。故权利要求1不具备创造性。
相应地,权利要求2-8也不具备创造性。
申请人默沙东公司(下称复审请求人)对上述驳回决定不服,于2018年06月07日向国家知识产权局提出了复审请求,同时提交了权利要求书的全文修改替换页(共4页6项),其中,相对于驳回文本,将权利要求1中的Y限定为“CR8R8’”,将权利要求1对G定义的“-( CR8R8’)n-C(O)OH”修改为下位的基团“”和“”,同时删除了权利要求2中对所述“-(CR8R8’)n-C(O)OH”的进一步限定,另外,还在G的定义中增加了“–(CR8R8’)n-(C3-C8)环烷基-(CR8R8’)n-C(O)OH”,并在权利要求2中增加了对新增的“–(CR8R8’)n-(C3-C8)环烷基-(CR8R8’)n-C(O)OH”的限定;删除了权利要求3-4;并对权利要求的编号做了相应的修改。复审请求人认为:(1)驳回决定正文仅反对其中G是–(CR8R8’)n-C(O)OH或–(CR8R8’)n-OH的并列技术方案。换言之,驳回决定正文似乎已经认同了其中G选自–(CR8R8’)n-(C3-C8)环烷基-C(O)NR8R9或–(CR8R8’)n-P(O)OR8OR8’的并列技术方案的创造性。(2)为了克服有关其中G是–(CR8R8’)n-OH的并列技术方案的创造性问题,将原权利要求4的技术特征并入了权利要求1。换言之,进一步限定的目的是在权利要求1中限定一个条件,即当G是–(CR8R8’)n-OH时,Y应当是CR8R8'而不再能是O。(3)为了克服有关其中G是–(CR8R8’)n-C(O)OH的并列技术方案的创造性问题,进一步限定了“–(CR8R8’)n-C(O)OH”的定义,使得–(CR8R8’)n-C(O)OH选自和。(4)还进一步限定G可以是–(CR8R8’)n-(C3-C8)环烷基-(CR8R8’)n-C(O)OH (其可以选自-CH2-环戊基-C(O)OH,-环丁基-C(O)OH,-环戊基-C(O)OH,-环己基-C(O)OH和-环戊基-CH2-C(O)OH)。因此,修改后的权利要求1-6相对于对比文件1具备专利法第22条第3款规定的创造性。
复审请求时新修改的权利要求书如下:
“1. 式1的化合物∶

式1
或其可药用盐,其中∶
R1是∶
,其中∶
E是OH;
或(i)R1中的每个J是H,或(ii)R1中的一个J是卤素,余下的三个J是H;
Y是CR8R8’;
G选自:,, -(CR8R8’)n-(C3-C8)环烷基-C(O)NR8R9,-(CR8R8’)n-P(O)OR8OR8’,-(CR8R8’)n-OH和–(CR8R8’)n-(C3-C8)环烷基-(CR8R8’)n-C(O)OH;其中∶每个R8和R8’独立地选自H,D和(C1-C6)烷基;或其中R8和R8’和与每个相连接的碳一起形成(C3-C8)环烷基;
每个R9独立地是SO2(C1-C6)烷基;
每个n独立地是0-10;条件是,当n是0时,Y的任何氧、氮或硫原子不直接与G的任何氧、氮、硫或磷原子连接;
R2是;
R4和R4'独立地选自氢和(C1-C6)烷基;
R5、R5'、R6、R6'、R7和R7'都是氢;和
X是或。
2. 权利要求1的化合物,其中所述-(CR8R8’)n-(C3-C8)环烷基-C(O)NR8R9是-环戊基-C(O)NH-S(O)2-CH3或 ;所述-(CR8R8’)n-P(O)OR8OR8’是-(CH2)3P(O)(OH)(OH)或-(CH2)3P(O)(OCH3)(OCH3);所述-(CR8R8’)n-OH是-(CH2)2-OH;和所述–(CR8R8’)n-(C3-C8)环烷基-(CR8R8’)n-C(O)OH选自:-CH2-环戊基-C(O)OH, -环丁基-C(O)OH,-环戊基-C(O)OH,-环己基-C(O)OH和-环戊基- CH2-C(O)OH。
3. 权利要求1的化合物,其中R4是氢,R4'是1-丙基,于是式1由式1A代表∶

式1A
其中R1、R2、R5、R5'、R6、R6'、R7、R7'和X如在式1中所定义。
4. 选自下列的化合物∶
,
,
和 ;
或其可药用盐。
5. 药物组合物,其包含治疗有效量的至少一种权利要求1的化合物或其可药用盐,以及与至少一种可药用载体相结合。
6. 至少一种权利要求1的化合物或其可药用盐在制备用于在需要治疗的患者中治疗选自下列的癌症的药物中的用途:膀胱癌,乳房癌,结肠癌,直肠癌,子宫内膜癌,肾癌,肝癌,肺癌,头和颈癌,食道癌,胆囊癌,宫颈癌,胰腺癌,前列腺癌,喉癌,卵巢癌,胃癌,子宫癌,肉瘤,骨肉瘤,脂肉瘤,甲状腺癌,淋巴系的造血肿瘤,骨髓系的造血肿瘤,粒细胞性白血病,骨髓增生异常综合征,早幼粒细胞性白血病,间质源的肿瘤,中枢和周围神经系统的肿瘤,黑素瘤,皮肤(非黑素瘤)癌,间皮瘤(细胞),精原细胞瘤,畸胎癌,着色性干皮病,角化棘皮瘤,甲状腺滤泡性癌和卡波济氏肉瘤。”
经形式审查合格,国家知识产权局于2018年06月15日依法受理了该复审请求,并将其转送至原审查部门进行前置审查。
原审查部门在前置审查意见书中认为,(1)关于修改:修改后的权利要求1对G的定义出现了-(CR8R8’)n-(C3-C8)环烷基-C(O)OH,该定义并不存在于驳回文本的权利要求书,该定义的加入客观上扩大了权利要求1的保护范围,不符合专利法实施细则第60条第1款的规定,因而不能被接受;基于相同的理由,权利要求2也不能被接受。(2)对于权利要求1中G为-(CR8R8’)n-OH、-(CR8R8’)n-C(O)OH的方案(其中CR8R8’如权利要求1形成螺环),对比文件1化合物84、GQ、DL与其的区别在于:①Y不同;②权利要求1中以哌啶基替换了哌嗪基,E不同;或者二者的G不同。经核实,在说明书表2所测试FP IC50值的化合物中,仅有1个化合物(化合物A109)落入其范围,即本申请仅测试并验证了化合物A109(对应于G为-(CR8R8’)n-OH,其中R8R8’未成环)的药学活性。对比文件1在说明书表2中记载了4个具体化合物的FP IC50值,但由于这4个具体化合物并非是与本申请结构最接近的化合物,因而不能证明上述区别特征为本申请权利要求1带来了相对于对比文件1中最接近的化合物而言预料不到的技术效果,因此,权利要求1的化合物相对于对比文件1所实际解决的技术问题仅是:提供具有HDM2或MDM2拮抗活性的其他化合物。对于区别①,对比文件1在说明书第4页公开了Z可选择芳基,并进一步披露了该芳基可被羟烷基、烷基、烷氧烷基、环烷基烷基所取代,即给出了Y为C的技术启示;对于区别②,如上,对比文件1已公开了R1为被Z取代的哌啶基,E为OH,G为-(CH2)3-C(O)OH 和-( CH2)2-OH的具体化合物;说明书第38页还公开了烷基为直链或支链,可被羧基、环烷基、羟基所取代,基于此,本领域技术人员容易想到对对比文件1所公开的如上化合物所对应的G中的直链烷基进行成环、支链化等变化。因此,权利要求1不具备创造性。基于相同的理由,权利要求2-6也不具备创造性。因而坚持驳回决定。
随后,国家知识产权局成立合议组对本案进行审理。
合议组于2019年04月26日向复审请求人发出复审通知书,指出:
(1)权利要求1中G的定义中出现的“–(CR8R8’)n-(C3-C8)环烷基-(CR8R8’)n-C(O)OH”以及权利要求2中对其的进一步限定,并不存在于驳回文本的权利要求书中,该修改使得修改后权利要求的保护范围部分落在驳回文本的权利要求的保护范围之外,即,扩大了权利要求1-2的保护范围,因此,不符合专利法实施细则第60条第1款的规定。
(2)就提出复审请求时所提交的权利要求书中符合专利法实施细则第60条第1款的部分给出如下审查意见:
①权利要求1中G为-(CR8R8’)n-OH的技术方案与对比文件1公开的化合物GQ相比,二者的区别特征在于:权利要求1中的R1中含有哌啶基,而对比文件1的化合物GQ相应的基团为哌嗪基;权利要求1中的E为OH,而对比文件1的化合物GQ并没有E基团;权利要求1中的Y基团为CR8R8’,而对比文件1的化合物GQ相应的基团为O。基于上述区别特征,本申请实际解决的技术问题是如何获得更多可用作HDM2蛋白抑制剂的哌啶类化合物。对于上述区别特征,首先,对比文件1公开了式I中R1可为被Z取代的哌啶基,其中Z为取代或未取代的苯基(参见对比文件1说明书第13页第[0066]段),并且对比文件1还具体公开了R1为苯基取代的哌啶基,E为OH的化合物GC(参见对比文件1说明书第156页表1化合物GC),由此可见,对比文件1已经给出了R1基团可为苯基取代的哌啶基,E为OH的技术启示;其次,对比文件1公开了式I中R1可以为杂环基,其可以被至少一个选自基团Z的相同或不同片段取代,Z可选择芳基,并进一步公开了所述芳基可被烷基、羟烷基等所取代(参见对比文件1权利要求1),即对比文件1给出了Y为C的技术启示。另外,对比文件1公开了R1中与杂环基连接的芳基可以被1个卤素取代,即对比文件1给出了R1中的一个J是卤素,余下的三个J是H的启示。对于权利要求1中X是的情况,在药物化合物领域,对取代基在主结构上的位置进行适当调整,这属于本领域寻求更多具相同或类似活性化合物的惯用手段。
②权利要求1中G为或的技术方案与对比文件1公开的化合物84相比,除了上述区别特征之外,二者的区别特征还在于:G基团的不同,具体来说,权利要求1中G为或,而对比文件1的化合物84中相应的基团为。对于前述区别特征的评述,参见上述意见①。对于该进一步的区别特征,对比文件1公开了式I中R1可以为杂环基-芳基-烷基等(参见对比文件1权利要求1),并且,对比文件1还公开了烷基为直链或支链,可被羧基、环烷基等所取代(参见对比文件1说明书第38页第[0156]段),在此基础上,本领域技术人员容易想到对对比文件1所公开的化合物中所对应的G中的直链烷基进行成环、支链化等变化。另外,对于权利要求1中R1中的一个J是卤素,余下的三个J是H的情况或X是的情况的评述,参见上述意见①。因此,权利要求1不具备创造性。
相应地,权利要求2-6也不具备创造性。
(3)对于复审请求人的意见陈述,合议组认为:①在复审程序中,合议组一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查。由于原审查部门在驳回决定中仅针对G是–(CR8R8’)n-C(O)OH或–(CR8R8’)n-OH的并列技术方案进行了创造性的评述,因此,合议组在复审程序中也是针对G是,(–(CR8R8’)n-C(O)OH的下位概念)或–(CR8R8’)n-OH的并列技术方案进行了有关创造性的审查。由于驳回决定并不涉及G是–(CR8R8’)n-(C3-C8)环烷基-C(O)NR8R9或–(CR8R8’)n-P(O)OR8OR8’的并列技术方案,因此,合议组对于G是–(CR8R8’)n-(C3-C8)环烷基-C(O)NR8R9或–(CR8R8’)n-P(O)OR8OR8’的并列技术方案不进行审查。②对比文件1公开了式I中R1可以为杂环基-芳基-烷基-OH等,即对比文件1给出了Y为C的技术启示。③对比文件1公开了式I中R1可以为杂环基-芳基-烷基等,并且,对比文件1还公开了烷基为直链或支链,可被羧基、环烷基等所取代(参见对比文件1说明书第38页第[0156]段),在此基础上,本领域技术人员容易想到对对比文件1所公开的化合物中所对应的G中的直链烷基进行成环、支链化等变化。④G是“–(CR8R8’)n-(C3-C8)环烷基-(CR8R8’)n-C(O)OH” 的技术方案并不存在于驳回文本的权利要求书中,该定义的加入使得修改后权利要求的保护范围部分落在驳回文本的权利要求的保护范围之外,即,扩大了权利要求1-2的保护范围,因此,不符合专利法实施细则第60条第1款的规定。综上,对于复审请求人的主张,合议组不予支持。
复审请求人于2019年05月31日提交了意见陈述书,同时提交了权利要求书的全文替换页(共3页6项),其中相对于复审通知书所针对的文本,删除了权利要求1中G的定义中的“”和“”,“-(CR8R8’)n-OH和–(CR8R8’)n-(C3-C8)环烷基-(CR8R8’)n-C(O)OH”,同时删除了权利要求2中对所述“-(CR8R8’)n-OH”和“–(CR8R8’)n-(C3-C8)环烷基-(CR8R8’)n-C(O)OH”的进一步限定,删除了权利要求4中的第2个化合物。复审请求人认为上述修改克服了合议组在复审通知书中所指出的所有缺陷。
新修改的权利要求书如下:
“1. 式1的化合物∶

式1
或其可药用盐,其中∶
R1是∶
,其中∶
E是OH;
或(i)R1中的每个J是H,或(ii)R1中的一个J是卤素,余下的三个J是H;
Y是CR8R8’;
G选自:-(CR8R8’)n-(C3-C8)环烷基-C(O)NR8R9和-(CR8R8’)n-P(O)OR8OR8’;其中∶每个R8和R8’独立地选自H,D和(C1-C6)烷基;或其中R8和R8’和与每个相连接的碳一起形成(C3-C8)环烷基;
每个R9独立地是SO2(C1-C6)烷基;
每个n独立地是0-10;条件是,当n是0时,Y的任何氧、氮或硫原子不直接与G的任何氧、氮、硫或磷原子连接;
R2是;
R4和R4'独立地选自氢和(C1-C6)烷基;
R5、R5'、R6、R6'、R7和R7'都是氢;和
X是或。
2. 权利要求1的化合物,其中所述-(CR8R8’)n-(C3-C8)环烷基-C(O)NR8R9是-环戊基-C(O)NH-S(O)2-CH3或 ;和所述-(CR8R8’)n-P(O)OR8OR8’是-(CH2)3P(O)(OH)(OH)或-(CH2)3P(O)(OCH3)(OCH3)。
3. 权利要求1的化合物,其中R4是氢,R4'是1-丙基,于是式1由式1A代表∶

式1A
其中R1、R2、R5、R5'、R6、R6'、R7、R7'和X如在式1中所定义。
4. 选自下列的化合物∶

,
和 ;
或其可药用盐。
5. 药物组合物,其包含治疗有效量的至少一种权利要求1的化合物或其可药用盐,以及与至少一种可药用载体相结合。
6. 至少一种权利要求1的化合物或其可药用盐在制备用于在需要治疗的患者中治疗选自下列的癌症的药物中的用途:膀胱癌,乳房癌,结肠癌,直肠癌,子宫内膜癌,肾癌,肝癌,肺癌,头和颈癌,食道癌,胆囊癌,宫颈癌,胰腺癌,前列腺癌,喉癌,卵巢癌,胃癌,子宫癌,肉瘤,骨肉瘤,脂肉瘤,甲状腺癌,淋巴系的造血肿瘤,骨髓系的造血肿瘤,粒细胞性白血病,骨髓增生异常综合征,早幼粒细胞性白血病,间质源的肿瘤,中枢和周围神经系统的肿瘤,黑素瘤,皮肤(非黑素瘤)癌,间皮瘤(细胞),精原细胞瘤,畸胎癌,着色性干皮病,角化棘皮瘤,甲状腺滤泡性癌和卡波济氏肉瘤。”
在上述程序的基础上,合议组认为本案事实已经清楚,可以作出审查决定。
二、决定的理由
关于专利法实施细则第60条第1款以及审查文本的认定
专利法实施细则第60条第1款规定,请求人在提出复审请求或者在对专利复审委员会的复审通知书作出答复时,可以修改专利申请文件;但是,修改应当仅限于消除驳回决定或者复审通知书指出的缺陷。
如果复审请求人删除了复审通知书中指出的相对于驳回决定针对的权利要求扩大了保护范围的技术方案,且其他修改也仅限于消除驳回决定或者复审通知书指出的缺陷,则认为所述修改符合专利法实施细则第60条第1款的规定。
《前置审查意见》和《复审通知书》中认为权利要求1中G的定义中出现的“–(CR8R8’)n-(C3-C8)环烷基-(CR8R8’)n-C(O)OH”以及权利要求2中对其的进一步限定,并不存在于驳回文本的权利要求书中,该修改使得修改后权利要求的保护范围部分落在驳回文本的权利要求的保护范围之外,即,扩大了权利要求1-2的保护范围,因此,不符合专利法实施细则第60条第1款的规定。
复审请求人于2019年05月31日提交的权利要求书的全文替换页(共3页6项)中删除了权利要求1中G的定义中的“–(CR8R8’)n-(C3-C8)环烷基-(CR8R8’)n-C(O)OH”,同时删除了权利要求2中对所述“–(CR8R8’)n-(C3-C8)环烷基-(CR8R8’)n-C(O)OH”的进一步限定,因此,《前置审查意见》和《复审通知书》中认为的不符合专利法实施细则第60条第1款规定的缺陷已经被克服。
因此,本复审请求审查决定所针对的审查文本为:复审请求人于分案申请递交日2015年06月02日提交的说明书摘要、说明书第1-154、157-210、212-439段,以及2017年01月06日提交的说明书第155-156、211段,以及于2019年05月31日提交的权利要求第1-6项(下称复审决定文本)。
关于专利法第22条第3款
专利法第22条第3款规定,创造性,是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型具有实质性特点和进步。
如果复审请求人删除了驳回决定和复审通知书中认为不具备创造性的那些技术方案,则驳回决定和复审通知书所指出的缺陷已被克服,应在修改文本的基础上撤销驳回决定。
就本案而言,《驳回决定》指出,驳回文本的权利要求1中的G为-(CR8R8’)n-C(O)OH和-(CR8R8’)n-OH的技术方案不具备创造性,基于相同的理由,从属权利要求2-6也不具备创造性。在活性化合物不具备创造性的基础上,权利要求7、8分别请求保护的药物组合物及制药用途也不具备创造性。
《前置审查意见》指出,提出复审请求时所提交的权利要求1中G为-(CR8R8’)n-OH、-(CR8R8’)n-C(O)OH的技术方案(其中CR8R8’如权利要求1形成螺环)不具备创造性,基于相同的理由,从属权利要求2-6也不具备创造性。
《复审通知书》就提出复审请求时所提交的权利要求书中符合专利法实施细则第60条第1款的部分给出审查意见,指出,权利要求1中G为-(CR8R8’)n-OH、和的技术方案不具备创造性,从属权利要求2-3也不具备创造性。权利要求4中的第2个化合物不具备创造性。相应地,在所述化合物不具备创造性的情况下,权利要求5要求保护的药物组合物以及权利要求6要求保护的制药用途也不具备创造性。
复审请求人于2019年05月31日答复复审通知书时提交了权利要求书全文替换页(共3页6项),其中删除了《驳回决定》、《前置审查意见》以及《复审通知书》中指出的不具备创造性的那些技术方案。
经过上述修改,合议组认为复审请求人于2019年05月31日提交的权利要求书中涉及的是G为“-(CR8R8’)n-(C3-C8)环烷基-C(O)NR8R9和-(CR8R8’)n-P(O)OR8OR8’”的技术方案,不涉及G为-(CR8R8’)n-C(O)OH或-(CR8R8’)n-OH或或的技术方案,因此,《驳回决定》、《前置审查意见》以及《复审通知书》所指出的不具备创造性的缺陷已不存在。
考虑到原审查部门在历次审查意见通知书、《驳回决定》以及《前置审查意见》中均未对驳回文本中的涉及G为“-(CR8R8’)n-(C3-C8)环烷基-C(O)NR8R9和-(CR8R8’)n-P(O)OR8OR8’”的技术方案是否具备创造性提出质疑,因此,本复审请求审查决定不再针对复审决定文本的权利要求1-6是否具备创造性发表意见。
根据上述事实、理由和证据,合议组作出如下复审请求审查决定。
三、决定
撤销国家知识产权局于2018年04月09日对本申请作出的驳回决定。由国家知识产权局原审查部门在复审决定文本的基础上对申请继续进行审查。
如对本复审请求审查决定不服,根据专利法第41条第2款的规定,复审请求人自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。

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