发明创造名称：一种具有抗乳腺癌活性的寡肽
外观设计名称：
决定号：187546
决定日：2019-08-19
委内编号：1F253525
优先权日：
申请（专利）号：201510405449.0
申请日：2014-04-25
复审请求人：杨甫进
无效请求人：
授权公告日：
审定公告日：
专利权人：
主审员：马岚
合议组组长：马振莲
参审员：王翔宇
国际分类号：C07K7/06，A61K38/08，A61P35/00
外观设计分类号：
法律依据：专利法第9条第1款
决定要点
：如果一件专利申请或专利的一项权利要求与另一件专利申请或专利的某项权利要求保护范围相同，则应当认为它们是同样的发明创造。
全文：
本复审请求涉及申请号为201510405449.0，名称为“一种具有抗乳腺癌活性的寡肽”的发明专利申请。申请人为杨甫进。本申请的申请日为2014年04月25日，公开日为2015年11月11日。本申请是申请号为201410169534.7的发明专利申请的分案申请，分案申请递交日为2015年07月10日。
经实质审查，国家知识产权局原审查部门于2018年03月27日发出驳回决定，以权利要求1-5不符合专利法第9条第1款的规定为由驳回了本发明专利申请，其具体理由是：本申请权利要求1-5请求保护一种寡肽，本案的母案CN201410169534.7已经获得授权，且权利要求1请求保护一种具有抗乳腺癌活性的寡肽，限定的氨基酸序列与本申请权利要求1中的氨基酸序列完全一致，本申请权利要求1中的其他技术特征并不会给寡肽带来相对于母案权利要求1中的寡肽不同的结构和/或组成。因此，本申请的权利要求1与CN201410169534.7的权利要求1保护范围相同，属于同样的发明创造，不符合专利法第9条第1款的规定。在权利要求1限定了寡肽氨基酸序列的基础上，其氨基酸数目、修饰方式、线性寡肽、分子量、抗癌活性均是该寡肽的序列结构决定的，而寡肽的合成方法、纯度、保存状态均对寡肽的序列结构不会产生影响，权利要求2-5与权利要求1的保护范围实质上相同。因此，权利要求2-5也不符合专利法第9条第1款的规定。驳回决定所依据的文本为：分案申请递交日2015年07月10日提交的说明书摘要、摘要附图、说明书第1-64段、说明书附图图1-图3、说明书核苷酸和氨基酸序列表第1页；以及2018年01月11日提交的权利要求第1-5项。
驳回决定所针对的权利要求书如下：
“1. 一种寡肽，其特征在于：其序列为Phe-Thr-Gln-Tyr-Pro-Lys-Arg-Gly-Ser，所述寡肽氨基酸数目小于10个，不需任何修饰连接，为线性寡肽，通过固相合成法合成，其分子量为1083.21。
2.根据权利要求2所述的寡肽，其特征在于，所述寡肽具有抗乳腺癌活性。
3.根据权利要求1或2所述的寡肽，其特征在于，所述寡肽以冻干状态保存。
4.根据权利要求1或2所述的寡肽，其特征在于，所述寡肽的纯度大于96％。
5.根据权利要求1或2所述的寡肽，其特征在于，所述寡肽选择性抑制乳腺癌细胞生长，而对正常乳腺细胞的生长并无影响。”
申请人杨甫进（下称复审请求人）对上述驳回决定不服，于2018年06月10日向国家知识产权局提出了复审请求，同时提交了权利要求书全文替换页（共1页，5项），将权利要求1请求保护的主题修改为一种寡肽在制备抗乳腺癌药物中的应用，在特征部分保留序列和线性寡肽的限定，同时加入作为联合化疗的临床药物使用的技术特征。复审请求人认为：（1）审查员第二次通知书首次提出权利要求1-5不符合专利法第9条第1款的规定，属于第一次提出的证据和理由，申请人对权利要求进行修改，审查员直接作出驳回，违反听证原则。（2）授权专利CN201410169534.7的权利要求2不存在特征“作为联合化疗的临床药物使用”，因此，修改后的权利要求符合专利法第9条第1款的规定。提复审请求时新修改的权利要求书如下：
“1. 一种寡肽在制备抗乳腺癌药物中的应用，其特征在于，所述寡肽序列为Phe-Thr-Gln-Tyr-Pro-Lys-Arg-Gly-Ser，所述寡肽为线性寡肽，作为联合化疗的临床药物使用。
2. 根据权利要求2所述的应用，其特征在于，所述寡肽具有抗乳腺癌活性。
3. 根据权利要求1或2所述的应用，其特征在于，所述寡肽以冻干状态保存。
4. 根据权利要求1或2所述的应用，其特征在于，所述寡肽的纯度大于96％。
5. 根据权利要求1或2所述的应用，其特征在于，所述寡肽选择性抑制乳腺癌细胞生长，而对正常乳腺细胞的生长并无影响。”
经形式审查合格，国家知识产权局于2018年06月20日依法受理了该复审请求，并将其转送至原审查部门进行前置审查。
原审查部门在前置审查意见书中认为，（1）申请人在答复第二次审查意见通知书时，仅将权利要求1中进一步限定该寡肽的分子量，由于寡肽的分子量是由寡肽的氨基酸序列决定的，因此该修改使得权利要求1的技术方案没有实质上的改变，根据《专利审查指南2010》第二部分第八章6.1.1中的规定“如果申请人在第一次审查意见通知书指定的期限内......修改仅是更换了表述方式而技术方案没有实质上的改变，则审查员可以直接作出驳回决定”。因此，本案中驳回决定的作出符合听证原则。（2）修改后的权利要求1中进一步限定寡肽为线性寡肽，以及寡肽在制备成药物后在临床上的给药方案不会给权利要求1带来相对于母案权利要求2中的寡肽在制备抗乳腺癌药物中的应用的不同，因此，本申请权利要求1与CN201410169534.7的权利要求2保护范围相同，属于同样的发明创造性，不符合专利法第9条的规定，基于相同的理由，权利要求2-5与CN201410169534.7的权利要求2保护范围实质上相同，也不符合专利法第9条的规定，因而坚持原驳回决定。
随后，国家知识产权局成立合议组对本案进行审理。
合议组于2019年01月18日向复审请求人发出复审通知书，指出：权利要求1要求保护一种寡肽在制备抗乳腺癌药物中的应用，其与本申请的母案（申请号为201410169534.7）授权文本中的权利要求2的区别就在于进一步限定了所述寡肽为线性寡肽以及作为联合化疗的临床药物使用。但在权利要求1已给出寡肽线性氨基酸序列的情况下，“所述寡肽为线性寡肽”的技术特征对其不再具有进一步限定的作用。而“作为联合化疗的临床药物使用”属于药物的给予方式，与制药方法没有直接、必然的关联性，不是制药用途的技术特征，对制药用途本身不具有限定作用。因此，权利要求1所要求保护的范围与母案授权文本中的权利要求2所要求保护的范围实质上相同，属于同样的发明创造，不符合专利法第9条第1款的规定。从属权利要求5 中的“对正常乳腺细胞的生长无影响”这一技术特征是患者在施用上述药物之后身体中某些指标发生变化的结果，体现的是药物本身是否具有毒副作用，不属于制药用途的技术特征，且上述技术特征与从属权利要求2的“抗乳腺癌活性”和从属权利要求5 的“选择性抑制乳腺癌细胞生长”一样，均是由寡肽序列决定的寡肽本身固有的性能，在权利要求已经限定了寡肽本身的序列以及药物是抗乳腺癌药物的条件下，上述技术特征对制药用途本身也不具有限定作用。因此权利要求2和5所要求保护的范围与母案授权文本中的权利要求2所要求保护的范围实质上相同，属于同样的发明创造，不符合专利法第9条第1款的规定。从属权利要求3和4的附加技术特征在权利要求已经限定了寡肽的具体氨基酸序列的情况下，对制药用途本身也不具有限定作用。因此，权利要求3和4所要求保护的范围与母案授权文本中的权利要求2所要求保护的范围实质上相同，属于同样的发明创造，不符合专利法第9条第1款的规定。
复审请求人于2019年02月11日提交了意见陈述书，同时提交了权利要求书的全文替换页（共1页，2项），将权利要求1-2修改为要求保护利用MTT法检测寡肽体外抑癌活性的方法。复审请求人认为：权利要求1的修改是根据实施例3的内容，且该修改是为了克服驳回决定和复审通知书指出的专利法第9条的缺陷，因此上述修改符合专利法实施细则第61条和专利法第33条的规定。授权的专利CN201410169534.7权利要求与本专利的权利要求特征不同，因此，修改后的权利要求符合专利法第9条第1款的规定。
复审请求人新修改的权利要求书如下：
“1. 利用MTT法检测寡肽体外抑癌活性的方法，其特征在于，所述寡肽序列为Phe-Thr-Gln-Tyr-Pro-Lys-Arg-Gly-Ser，包括如下步骤：
1）用稀释液将上述寡肽稀释至1mM的初始浓度，过滤除菌，分装后-20℃冻存；
2）细胞培养：癌细胞于含10％小牛血清的RPMI 1640培养液中培养，细胞每2-3天传代1次；正常细胞于DMEM培养基中培养，4-5天传代一次；细胞生长呈80％融合状态时，采用胰酶消化的方法消化分离细胞，用相应的培养基制备单细胞悬液并调整合适的细胞浓度，分瓶传代，置于37℃，体积分数为5％CO2的湿化环境中培养，实验时用对数生长期细胞；
3）细胞已贴壁后，弃去孔中原培养基，实验组分别加入含有梯度稀释肽的100μL培养基，终浓度分别为0.1mM，0.01mM，0.001mM；阴性对照组加入含有同等浓度稀释液的同体积培养基，CO2恒温培养箱中培养48h；
4）显微镜下观察细胞生长状态，然后每孔加入20μL MTT溶液，培养4h；
5）吸尽孔中液体，每孔加入150μL DMSO，置于水平摇床上轻摇10min，以便紫色结晶充分溶解于DMSO中；
6）使用Model 680酶标仪测定每孔在570nm处的吸光值，记录并分析数据；
显微镜观察可见癌细胞生长速率降低，细胞边缘出现小泡及细胞凋亡现象的发生，正常细胞的生长无明显异常；MTT实验统计结果显示，所述寡肽在0.001mM-0.1mM浓度下均能不同程度的抑制乳腺癌细胞株MCF-7和MDA-MB-231的生长，同等浓度下所述寡肽对人正常乳腺细胞无生长抑制作用，所述寡肽具有对乳腺癌细胞具有选择性杀伤能力，对正常细胞并无毒副作用，使其用于制备癌症治疗的临床药物，或者作为联合化疗的临床药物使用。
2. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述寡肽的纯度大于96％。”
随后，合议组于2019年05月22日向复审请求人发出复审通知书，指出：修改后的权利要求1-2所要求保护的技术方案在之前的审查中从未出现过，并未经过任何检索和审查，属于新增加的权利要求，因此该权利要求书的修改不符合专利法实施细则第61条第1款规定，合议组对复审请求人于2019年02月11日提交的权利要求书的修改文本不予接受。并基于第一次复审通知书针对的权利要求书进行审查，重申了权利要求1-5不符合专利法第9条第1款规定的理由。
复审请求人于2019年06月05日提交了意见陈述书，同时提交了权利要求书的全文替换页（共1页，1项），相对于2019年02月11日答复复审通知书时所提交的权利要求书，修改之处在于：删除权利要求2，并将权利要求1重新修改为要求保护一种寡肽在制备抗乳腺癌药物中的应用，同时在特征部分加入对寡肽序列各种氨基酸的摩尔比的限定。复审请求人认为：权利要求1的修改是为了克服驳回决定和复审通知书指出的专利法第9条的缺陷，因此符合专利法实施细则第61条的规定。授权的专利CN201410169534.7权利要求中未限定各种氨基酸的摩尔比，且本申请修改后的权利要求1中的步骤1）-6）是对寡肽用途的确定的步骤，属于应用方法的范围。因此，修改后的权利要求符合专利法第9条第1款的规定。
复审请求人新修改的权利要求书如下：
“1. 一种寡肽在制备抗乳腺癌药物中的应用，其特征在于，所述寡肽序列为Phe-Thr-Gln-Tyr-Pro-Lys-Arg-Gly-Ser，其摩尔比为 Phe：Thr：Gln：Tyr：Pro：Lys：Arg：Gly：Ser＝1∶1∶1∶1∶1∶1∶1∶1∶ 1；所述应用包括如下步骤：
1）用稀释液将上述寡肽稀释至1mM的初始浓度，过滤除菌，分装后-20℃冻存；
2）细胞培养：癌细胞于含10％小牛血清的RPMI 1640培养液中培养，细胞每2-3天传代1次；正常细胞于DMEM培养基中培养，4-5天传代一次；细胞生长呈80％融合状态时，采用胰酶消化的方法消化分离细胞，用相应的培养基制备单细胞悬液并调整合适的细胞浓度，分瓶传代，置于37℃，体积分数为5％CO2的湿化环境中培养，实验时用对数生长期细胞；
3）细胞已贴壁后，弃去孔中原培养基，实验组分别加入含有梯度稀释肽的100μL培养基，终浓度分别为0.1mM，0.01mM，0.001mM；阴性对照组加入含有同等浓度稀释液的同体积培养基，CO2恒温培养箱中培养48h；
4）显微镜下观察细胞生长状态，然后每孔加入20μL MTT溶液，培养4h；
5）吸尽孔中液体，每孔加入150μL DMSO，置于水平摇床上轻摇10min，以便紫色结晶充分溶解于DMSO中；
6）使用Model 680酶标仪测定每孔在570nm处的吸光值，记录并分析数据；
显微镜观察可见癌细胞生长速率降低，细胞边缘出现小泡及细胞凋亡现象的发生，正常细胞的生长无明显异常；MTT实验统计结果显示，所述寡肽在0.001mM-0.1mM浓度下均能不同程度的抑制乳腺癌细胞株MCF-7和MDA-MB-231的生长，同等浓度下所述寡肽对人正常乳腺细胞无生长抑制作用，所述寡肽具有对乳腺癌细胞具有选择性杀伤能力，对正常细胞并无毒副作用，使其用于制备癌症治疗的临床药物，或者作为联合化疗的临床药物使用。”
在上述程序的基础上，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。
二、决定的理由
审查文本的认定
复审请求人于2019年06月05日提交了权利要求书的全文替换页（共1页，1项），经审查，所作修改符合专利法第33条和专利法实施细则第61条第1款的规定。因此，本复审请求审查决定所依据的文本为：分案申请递交日2015年07月10日提交的说明书第1-64段（即第1-10页）、说明书附图图1-图3、说明书摘要、摘要附图、说明书核苷酸和氨基酸序列表第1页；以及2019年06月05日提交的权利要求第1项。
专利法第9条第1款
专利法第9条第1款规定，同样的发明创造只能授予一项专利权。
如果一件专利申请或专利的一项权利要求与另一件专利申请或专利的某项权利要求保护范围相同，则应当认为它们是同样的发明创造。
具体到本案，权利要求1要求保护一种寡肽在制备抗乳腺癌药物中的应用，并在特征部分对寡肽序列、其各种氨基酸的摩尔比、寡肽对癌细胞杀伤活性的检测试验步骤和结果给出限定。本申请的母案（申请号为201410169534.7）已经获得授权，其授权文本中的权利要求1要求保护“一种具有抗乳腺癌活性的寡肽，其特征在于：其序列为Phe-Thr-Gln-Tyr-Pro-Lys-Arg-Gly-Ser”，权利要求2要求保护“权利要求1 所述寡肽在制备抗乳腺癌药物中的应用”。可见，本申请的权利要求1与母案授权文本中的权利要求2的区别就在于进一步限定了所述寡肽的各种氨基酸的摩尔比，以及寡肽对癌细胞杀伤活性的检测试验步骤和结果。但对于权利要求1的寡肽，在已给出其具体氨基酸序列的情况下，其各种氨基酸的摩尔比对寡肽不再具有进一步限定作用。而对于寡肽对癌细胞杀伤活性的检测试验步骤和结果的描述，属于对寡肽功能的检测方法和结果，由于寡肽的功能是由寡肽序列决定的寡肽本身固有的性能，在权利要求已经限定了寡肽的具体氨基酸序列以及药物是抗乳腺癌药物的情况下，上述检测试验步骤和结果的技术特征对制药用途本身也不具有限定作用。因此，权利要求1的技术方案与母案授权文本中的权利要求2的技术方案实质上相同，属于同样的发明创造，不符合专利法第9条第1款的规定。
对复审请求人意见的评述
对于复审请求人的意见陈述，合议组认为：寡肽的氨基酸序列决定了各种氨基酸的摩尔比，因此在权利要求中已给出寡肽的具体氨基酸序列的情况下，所述寡肽的各种氨基酸的摩尔比对其不再具有进一步限定的作用。权利要求1中的步骤1）-6）是对寡肽用途进行确定的步骤，在权利要求已经限定了寡肽本身的序列以及所述寡肽能用于制备抗乳腺癌药物的情况下，上述检测试验步骤和结果对制药用途本身也不具有限定作用。因此，修改后的权利要求1与母案授权文本中的权利要求2的技术方案实质上相同，权利要求1仍不符合专利法第9条第1款的规定。综上所述，复审请求人的意见陈述不具有说服力。
基于上述事实和理由，本案合议组作出如下审查决定。
三、决定
维持国家知识产权局于2018年03月27日对本申请作出的驳回决定。
如对本复审请求审查决定不服，根据专利法第41条第2款的规定，复审请求人可自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。
郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。
