发明创造名称：保护树木的方法
外观设计名称：
决定号：186994
决定日：2019-08-14
委内编号：1F250098
优先权日：2005-03-22
申请（专利）号：201410496124.3
申请日：2006-03-21
复审请求人：得克萨斯州A&M大学系统 先正达参股股份有限公司
无效请求人：
授权公告日：
审定公告日：
专利权人：
主审员：兰琪
合议组组长：张沧
参审员：姜小薇
国际分类号：A01N43/90,A01P7/04
外观设计分类号：
法律依据：专利法第22条第3款
决定要点
：在判断创造性时，首先要将权利要求所要求保护的技术方案与所确定的最接近的现有技术相比较，确定区别技术特征和发明实际要解决的技术问题，进而考察现有技术中是否存在将该区别技术特征引入到所述最接近的现有技术中以解决上述技术问题的启示，如果现有技术中存在这样的启示，则该权利要求不具备创造性。
全文：
本复审请求案涉及申请号为201410496124.3，名称为“保护树木的方法”的发明专利申请（下称本申请）。申请人为先正达参股股份有限公司。本申请的申请日为2006年03月21日，优先权日为2005年03月22日，公开日为2015年01月21日。
经实质审查，国家知识产权局原审查部门于2017年12月25日发出驳回决定，驳回了本申请，其理由是：权利要求1不符合专利法第22条第3款所规定的创造性。驳回决定所依据的文本为申请人于2017年01月3日提交的权利要求第1项，分案申请递交日2014年09月25日提交的说明书第1-19页以及说明书摘要。驳回决定所针对的权利要求书如下：
“1. 一种防治小蠹虫侵染活的树木的方法，该方法包括用含甲氨基阿维菌素苯甲酸盐的组合物注射该活的树木，并且其中在所述组合物施用至活的树木之后三个月内，该组合物足以将该活的树木的韧皮部区域内小蠹虫幼虫的数量减少至零。”
驳回决定认为：权利要求1不具备创造性，对比文件2（“Susceptibility of lps calligraphus(Germar) and Dendroctonus frontalis Zimmermann (Coleoptera Scolytidae) to coleopteran-active Bacillus thuringiensis, a Bacillus metabolite, and avermectin B1”,James H.Cane et al, Canadian Entomologist, 第126卷, 第6期, 第831-837页,1995-12-31）公开了小蠹虫对阿维菌素B1敏感，二者的区别为：权利要求1用含甲氨基阿维菌素苯甲酸盐的组合物注射活的数目，其中防治小蠹虫渗透到韧皮部，并对防治效果进行了限定，而对比文件2则公开了阿维菌素B1能够抑制小蠹虫。基于此，权利要求1相对于对比文件2所实际解决的技术问题是提供一种防治小蠹虫侵染树木的新方法。而在阿维菌素的基础上选择甲氨基阿维菌素苯甲酸盐，以及针对活的树木来防治均是本领域的常规选择，权利要求1不具备突出的实质性特点和显著的进步，不具备专利法第22条第3款所规定的创造性。
申请人先正达参股股份有限公司（下称复审请求人）对上述驳回决定不服,于2018年04月09日向国家知识产权局提出了复审请求，未对申请文件进行修改。复审请求人认为：（1）甲氨基阿维菌素苯甲酸盐与阿维菌素结构不同，没有证据显示其能抑制小蠹虫，研究目的主要是改进阿维菌素对鳞翅目杀虫效果差的问题；（2）现有技术没有公开或启示将化合物甲氨基阿维菌素苯甲酸盐注射给活的树木后，该化合物能够被转运到活的树木的韧皮部，从而防止小蠹虫渗透到韧皮部，因此本领域技术人员不会预期注射该化合物到活的树木能够降低韧皮部区域内以韧皮部喂食的小蠹虫的幼虫的数量；（3）本领域技术人员没有理由会想到注射的化合物会转移到韧皮部，特别是转移到更高树干的韧皮部。
经形式审查合格，国家知识产权局于2018年05月11日依法受理了该复审请求，并将其转送至原审查部门进行前置审查。
原审查部门在前置审查意见书中坚持原驳回决定。
随后，国家知识产权局成立合议组对本案进行审理。
合议组于2019年03月15日向复审请求人发出复审通知书，指出：权利要求1相对于对比文件2的区别在于权利要求1利用含甲氨基阿维菌素苯甲酸盐的组合物注射活的树木，对比文件2公开了阿维菌素B1能够抑制小蠹虫。经分析，权利要求1相对于对比文件1实际解决的技术问题是提供一种防治小蠹虫侵染活的树木的新方法；而采用甲氨基阿维菌素苯甲酸盐替换阿维菌素属于本领域的常规技术手段，同时对比文件2给出了将相应的活性物质注射到活的树木，在树木韧皮部杀灭小蠹虫的技术启示，因此，权利要求1相对于对比文件2不具备创造性。
复审请求人于2019年06月18日提交了意见陈述书，并提交了权利要求书的全文修改替换页（共2项），新提交的权利要求书如下：
“1. 一种防治小蠹虫侵染活的树木的方法，该方法包括用含甲氨基阿维菌素苯甲酸盐的组合物注射该活的树木，并且其中在所述组合物施用至活的树木之后三个月内，该组合物足以将该活的树木的韧皮部区域内小蠹虫幼虫的数量减少至零；其中所述功效的持续时间达5个月，并且其中将所述组合物通过注射到高于地面大约0.3米处施用至树木。
2. 根据权利要求1所述的方法，其中所述树木是松树。”
复审请求人认为：对比文件2没有教导或暗示甲氨基阿维菌素苯甲酸盐在树木中的转运，基于此，本领域技术人员不能获得技术启示；就效果限定的作用而言，本领域从未获得如本申请所给出的针对小蠹虫侵染树木，尤其是对侵染松树的优异的防治效果，其应当被考虑。
在上述程序的基础上，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。
二、决定的理由
审查文本的认定
在答复复审通知书时，复审请求人对驳回决定所针对的文本进行了修改，在权利要求1中进一步限定“其中所述功效的持续时间达5个月，并且其中将所述组合物通过注射到高于地面大约0.3米处施用至树木”，同时增加了从属权利要求2。对此，合议组查明，上述修改内容记载于本申请原说明书第0043、0067段；此外，对于复审通知书所指出的韧皮部区域防治效果的描述修改超范围的问题，合议组认为，基于本申请原说明书第0057段记载的“几乎所有侵染是失败的或者小蠹虫一进入韧皮部就死了”、“在七月和九月，甲氨基阿维菌素苯甲酸盐完全的防止了在所有段木上建造的卵道”，以及结合表1和表2所记载的3个月后有卵道的交配室为0，可以毫无疑义地确定所述韧皮部区域的防治效果，所述修改符合专利法第33条的规定。故，本复审决定所针对的文本为复审请求人于2019年06月18日提交的权利要求第1-2项，分案申请递交日2014年09月25日提交的说明书第1-19页以及说明书摘要。
专利法第22条第3款
专利法第22条第3款规定：创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。
在判断创造性时，首先要将权利要求所要求保护的技术方案与所确定的最接近的现有技术相比较，确定区别技术特征和发明实际要解决的技术问题，进而考察现有技术中是否存在将该区别技术特征引入到所述最接近的现有技术中以解决上述技术问题的启示，如果现有技术中存在这样的启示，则该权利要求不具备创造性。
就本申请而言，权利要求1要求保护一种防治小蠹虫侵染活的树木的方法（具体参见案由部分）。
对比文件2公开了如下内容：尽管我们仅测试了成虫，但小蠹幼虫应当相比成虫对于经口毒素如阿维菌素B1或苏云金芽孢杆菌更加敏感（参见对比文件2第834页倒数第2段）。
本申请权利要求1涉及防治方法，其中具体限定了防治效果，即“其中在所述组合物施用至活的树木之后三个月内，该组合物足以将该活的树木的韧皮部区域内小蠹虫幼虫的数量减少至零；其中所述功效的持续时间达5个月”，该描述为防治效果类描述，其对于防治方法本身如所使用的防治药物、防治步骤等并不起到限定作用，故权利要求1与对比文件2的区别在于：权利要求1利用含甲氨基阿维菌素苯甲酸盐的组合物注射活的树木，同时限定了所述组合物通过注射到高于地面大约0.3米处施用至树木；对比文件2公开了阿维菌素B1能够抑制小蠹虫。
从本申请说明书公开的内容来看，其提供一种预防/治疗小蠹虫的方法，包括用含大环内酯的组合物来处理树木，其中的大环内酯化合物包括多杀菌素、阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐等；本申请的活性成分可以按现有技术中已知的任何方法如喷射施用至树木，优选方法为经由树木的注射技术（参见本申请说明书第0013段、0032段），即，阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐都具有防治小蠹虫的作用，且施用至树木的方法是常规的。进一步地，实施例1-2文字描述到“小蠹虫一进入到韧皮部就死了”、“在段木上，初始侵染的雄性齿小蠹虫穿入到韧皮部中以及与活性成分接触，它们被阻止或者被杀死”，即采用本申请的方法进行防治，小蠹虫在树木韧皮部被杀灭。本领域技术人员知晓，小蠹虫是典型的树木害虫，尽管对比文件2未明确公开其应用于树木上，但本领域技术人员结合常识可以确认对比文件2实质上公开了阿维菌素B1能够抑制树木上的小蠹虫。
因此，权利要求1相对于对比文件1实际解决的技术问题是提供一种防治小蠹虫侵染活的树木的新方法。判断本申请是否具备创造性的焦点在于：现有技术是否给出了采用甲氨基阿维菌素苯甲酸盐替换阿维菌素、以及通过注射到高于地面大约0.3米处施用至树木以在树木韧皮部杀灭小蠹虫的技术启示。
就活性成分的替换来说，本领域技术人员知晓，甲氨基阿维菌素苯甲酸盐是在阿维菌素的同类型迭代/升级产品，二者作用机理及杀虫谱相似，对此，本申请说明书第0010段也明确记载了甲氨基阿维菌素苯甲酸盐是一种阿维菌素的衍生物；本领域技术人员在对比文件2公开的基础上，能够想到采用同属于大环内酯类杀虫剂的甲氨基阿维菌素苯甲酸盐替换阿维菌素，其所达到的技术效果是可以预料的。就注射到活的树木这一技术手段来说，对比文件2公开了通过注射或树木自身的基因工程，将毒素引入韧皮部作用于小蠹幼虫，似乎将很快成为可能（参见对比文件2第835页第2段），同时结合对比文件2上下文公开的内容（例如对比文件2第834页倒数第2段），所述毒素为阿维菌素B1或苏云金芽孢杆菌，由此可见，对比文件2给出将相应的活性物质注射到活的树木，在树木韧皮部杀灭小蠹虫的技术启示，同时对于本领域技术人员而言，在具体的注射时，选择在一定的高度如高于地面大约0.3米处施用至树木属于本领域的常规技术手段，并且没有任何证据表明上述区别特征能给本申请的技术方案带来何种预料不到的技术效果。由此可见，权利要求1相对于对比文件2不具备突出的实质性特点和显著的进步，不符合专利法第22条第3款的规定。
对于复审请求人提出复审请求以及答复复审通知书时的意见，合议组认为：（1）本领域技术人员公知甲氨基阿维菌素苯甲酸盐为阿维菌素的迭代/升级产品，二者作用机理及杀虫谱相似，故本领域技术人员能够在对比文件2所公开的阿维菌素防治小蠹虫的基础上想到采用甲氨基阿维菌素苯甲酸盐来防治小蠹虫；（2）对比文件2明确公开了通过注射，可以将阿维菌素引入韧皮部作用于小蠹幼虫，即给出了将该化合物注射到活的树木来降低小蠹虫的幼虫的数量的技术启示；此外，树干注射技术是林业上成熟的常规施药方法，该技术利用树体的物质传输扩散能力，使得活性物质通过一个点注入但最终在树体内上下均匀分散，达到防治虫害的目的。此外，关于权利要求1所限定的技术效果，如前所述，该效果对于防治方法本身如所使用的防治药物、防治步骤等并不起到限定作用，然而在判断防治方法的创造性时予以充分考虑，本领域技术人员从本申请说明书所提供的效果数据中看不出上述甲氨基阿维菌素苯甲酸盐替换阿维菌素防治树木上的小蠹虫，以及防治方法中所限定的通过注射到高于地面大约0.3米处施用至树木的方式具有何种预料不到的技术效果，因此，复审请求人的理由不具有说服力。
基于上述事实和理由，合议组作出如下审查决定。
三、决定
维持国家知识产权局于2017年12月25日对本申请作出的驳回决定。
如对本复审请求审查决定不服，根据专利法第41条第2款的规定,复审请求人自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。
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