专利法的立法宗旨是鼓励发明创造、提高创新能力、促进科学技术进步和经济社会发展。专利权只授予那些对科学技术发展做出贡献的发明创造。对于发明、实用新型专利来说，具备创造性是获得专利授权的重要条件之一。在专利申请的审批及专利权的确权程序中能否把握好创造性的审查思路和标准，直接关系到专利法立法宗旨的体现，关系到专利权人与社会公众之间的利益平衡。 为规范创造性的审查，使审查结论更为客观公正，《专利审查指南》规定了发明创造性的显而易见性判断的“三步法”，即：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见。笔者认为，“三步法”判断思路的精髓在于：重塑发明过程，即回到专利申请日前，以最接近现有技术为基础，以本领域普通技术人员的眼光，分析最接近现有技术中存在的缺陷，并据此提出发明要解决的技术问题，再进一步看现有技术整体上是否给出了采用与发明一样的手段解决该技术问题的技术启示。应该说“三步法”的判断思路适用于绝大多数发明的创造性审查，它是客观判断发明创造性的有效方法，正确理解并用好“三步法”可以有效避免创造性审查中的“事后诸葛亮”及其他不当做法。 确定区别技术特征和发明实际解决的技术问题，是“三步法”中的第二步，在创造性的显而易见性判断中具有承上启下的关键作用，对创造性审查结论有直接影响。由于“发明实际解决的技术问题”的确定，需要审案人员对发明与最接近现有技术的方案构成、技术效果等进行综合分析之后予以确定，所以比较容易出现主观判断的错误，在审查实践中也确实存在一些背离“三步法”精神实质的不当做法，这些不当做法有些直接导致了创造性审查结论的不正确。本文结合复审及无效宣告请求的实际案例，对审查实践遇到的在“确定发明实际解决的技术问题”过程中出现的问题及其对创造性审查结论的影响进行分析并给出建议，以期更多人进一步思考如何正确理解和运用“三步法”，从而做好创造性的审查判断。 正确确定发明相对于最接近的现有技术实际解决的技术问题，是运用“三步法”进行创造性评判的基础 依据“三步法”，将发明与最接近现有技术进行比较后，需首先确定发明与最接近现有技术之间的区别技术特征，进而根据该区别技术特征给发明技术方案带来的技术效果确定发明实际解决的技术问题，即该问题是最接近现有技术中存在的，是发明针对该最接近现有技术实际解决的技术问题。 在接下来的技术启示的判断中，应当以本领域技术人员的眼光，以解决该技术问题为出发点，判断在其他现有技术中是否给出启示：采用与发明相同的技术手段来解决这一问题。如果在创造性审查中，脱离了对该技术问题的考察，只是片面关注区别技术特征本身是否在其他现有技术中记载，将影响创造性评判结果的正确性。 在申请号为200610068231.1的复审案件中，发明权利要求1所要求保护的内燃机与最接近现有技术的区别主要在于：A发明中低压增压装置被限定为单独的模块安置在单独的框架上，并与发动机及高压增压装置分离，B高压涡轮机与低压涡轮机以及低压压缩机与高压压缩机分别通过柔性连接导管连接。而最接近现有技术中的高压涡轮机和低压涡轮机被整合在一个涡轮壳体单元，以使结构紧凑。驳回决定未考虑上述区别技术特征在发明中的作用及发明实际解决的技术问题，直接认定区别技术特征均是本领域的公知常识，从而认定发明不具备创造性。但是实际上，发明采用上述区别技术特征使发明具有如下技术效果：可使高压侧与低压侧的振动相互解耦。即发明实际解决的技术问题是，消除多级涡轮增压对内燃机的强度和振动性能产生的不利影响。而现有技术中并没有给出采用这样的技术手段来解决“高压侧与低压侧的振动相互解耦”这一技术问题的技术启示，也没有证据表明采用这一手段解决这一问题属于所属领域的公知常识，据此第37419号复审决定撤销了驳回决定。由此可见，在创造性评判中，是否根据区别技术特征在整个发明中所起的作用，并恰当地确定发明实际解决的技术问题，对于创造性的评判结论具有实质性影响。 根据区别技术特征确定发明实际解决的技术问题时需注意，所确定的技术问题不应包含发明解决该问题的技术手段 《专利审查指南》规定，应当“根据该区别技术特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题”，这里需要注意区分“技术问题”与“技术手段”。 如上所述，“三步法”的精髓在于重塑发明过程，即回到专利申请日前，并由本领域普通技术人员以最接近现有技术为基础进行判断。为避免事后诸葛亮，在确定发明实际解决的技术问题时，不应带有本发明为解决该技术问题而提出的技术解决手段，或对该技术手段的指引，例如所确定的发明实际解决的技术问题中含有全部或者部分区别技术特征，或者包含该区别技术特征的上位特征，否则所确定的技术问题将由于已经指引了解决该技术问题的技术手段，而使得后续“显而易见”的判断陷入“事后诸葛亮”的误区。例如某小型散热风扇专利，其中的转子只靠单轴承支撑，该专利为了消除转子转动时产生晃动的问题，而在底座上设置了一对与转子永久磁铁相互作用的平衡片。通过分析可知，其中“在底座内设置一对与转子永久磁铁相互作用的平衡片”是解决“转子转动时产生晃动”这一技术问题的手段，此时如果将技术问题确定为“如何设置与转子永久磁铁相互作用的平衡片以消除转子转动时产生晃动”则是不正确的，因其带入了专利解决该技术问题所采取的技术手段的指引。 在申请号为200910002691.8的复审案件中，发明涉及一种用于触摸输入设备的图形用户接口，其与最接近现有技术的区别是，通过从初始图标滑动到目的图标以激活目标应用程序。第53519号复审决定认为，根据该区别技术特征在发明中所起的作用可以确定发明实际解决的技术问题是“如何使得触敏设备以更便于操作的方式激活目标应用程序”，对于本领域技术人员来讲，根据其在申请日前所具备的水平和能力，并不能显而易见的得到通过滑动方式来解决上述技术问题的技术方案，因此本申请技术方案具备创造性。但是，如果将技术问题确定为“如何通过滑动方式使得触敏设备更便于操作”，则由于所确定的技术问题中包含了本发明的技术解决手段（区别技术特征）的指引，从而使得在接下来“技术启示”的判断步骤中不再考虑为解决“以更便于操作的方式激活目标应用程序”这一技术问题是否容易想到采用滑动方式这一技术手段，而仅考虑在知晓使用滑动方式的前提下，通过滑动到目的图标以激活应用程序是否显而易见，进而得出不具备创造性的结论。这样的判断明显带有事后诸葛亮色彩，导致这一错误的原因在于，在确定发明实际解决的技术问题时没有厘清“发明实际解决的技术问题”与发明解决该技术问题所采取的“技术手段”。 《专利审查指南》规定，“确定技术问题的依据是区别技术特征所能达到的技术效果”“作为一个原则，发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础”。审查实践中需要注意的是，确定技术问题，是以技术手段达到的技术效果为基础，而不是以技术手段（区别技术特征）为基础。换言之，所确定的技术问题，要体现的是技术效果，而不是技术手段。 发明实际解决的技术问题应由所属领域普通技术人员进行客观分析判断 运用“三步法”对发明进行创造性评价、确定发明实际解决的技术问题时，应当以所属领域普通技术人员的眼光，客观地分析发明所要求保护的技术方案相对于最接近现有技术所具有的技术效果，并据此确定发明实际解决的技术问题。专利说明书中描述的发明要解决的技术问题和声称的技术效果可以作为确定发明实际解决技术问题的重要参考，在上述声称的技术效果能够得到确认的情况下，其可以作为确定发明实际解决技术问题的依据。反之，则不能，此时发明实际解决的技术问题应由本领域技术人员根据专利申请文件公开的内容判断其所要求保护的发明客观上具有的技术效果来确定。另外，“发明实际解决的技术问题”可以作广义解释，其并不必然意味着对现有技术的改进，有些情况下可能只是提供与已知装置或方法具有相同或类似效果的替代方案，或者提供一种更节约成本的替代方案。 在专利号为95118449.0的无效宣告请求审查中，请求人提交的证据1与本专利说明书中描述的背景技术相同，第11858号无效宣告决定认定本专利在“降低致癌污染物氯苯”方面与证据1相比并不存在更优的技术效果，即本专利中声称的相对于背景技术“降低致癌污染物氯苯”这一技术问题并不存在，因此其不能构成本发明实际解决的技术问题，也不能作为是否“显而易见”的判断基础。上述审查决定最终根据发明专利技术方案客观上达到的技术效果确定了发明实际解决的技术问题，即该发明专利相对于证据1实际解决的技术问题只是提供了一种可替代的制备方法，用于制备与证据1基本相同的产品，并以此为基础进行了“技术启示”的判断。 当发明所要求保护的技术方案与最接近的现有技术相比存在多个区别技术特征时，确定发明实际解决的技术问题应当基于发明整体技术方案进行考虑 当发明所要求保护的技术方案与最接近的现有技术相比存在多个区别技术特征时，需要考虑这些区别技术特征之间是否存在相互关联、相互作用，综合判断它们在发明的整体技术方案中所起的技术效果，从而正确地确定发明实际解决的技术问题。 特征之间的相互关联、相互作用，可以是例如工作方式中的条件关系、机械结构中的配合关系、物质间的化学反应关系等等。如果某区别技术特征离开其它的一个或者几个区别技术特征就不能实现其在发明整体技术方案中的功能和作用，则可认为该区别技术特征与其他区别技术特征之间是相互关联、相互作用的，此时应将这些技术特征作为一个整体判断其在发明技术方案中的作用，并据此确定发明实际要解决技术问题。否则，可认为该区别技术特征与其他区别技术特征之间相对独立，则可以分别对待，分别确定其各自解决的技术问题。 在上述的申请号为200610068231.1的复审案件中，发明权利要求1所要求保护的内燃机与最接近现有技术比较后的区别技术特征A、B是相关联的，例如，如果仅有区别技术特征A而没有区别技术特征B，即将低压增压装置安置在与发动机及高压增压装置分离的单独框架上，而低压部分与高压部分仍采用刚性导管连接，则发明所要解决的技术问题——隔离高压部分与低压部分之间的振动叠加，就不能得到解决。第37419号复审决定根据区别技术特征A、B的相互作用关系及其在发明整体技术方案中的作用，认定发明实际解决的技术问题是：消除多级涡轮增压对内燃机的强度和振动性能产生的不利影响，使内燃机的振动性能相对于单级不变；并在此基础上认定发明具有创造性。反之，如果不考虑区别技术特征A、B之间的作用关系及其给整个技术方案带来的技术效果，孤立地看待这二个区别技术特征，则很容易得出：低压部分与高压部分安装在一个机架上，还是安装在分离的机架上，以及低压部分与高压部分之间的连接管是刚性导管还是柔性导管，均为常规设计手段，属于公知常识，而得出发明不具备创造性的结论。所以，当发明所要求保护的技术方案与最接近的现有技术相比存在多个区别技术特征时，确定发明实际解决的技术问题应分析特征之间的关联性，并基于发明整体技术方案进行考虑。 当然，如果多个区别技术特征之间无相互关联、相互作用时，可以分别考虑它们在发明技术方案中所起的作用，并分别确定各自实际解决的技术问题。在专利号为201020695500.9的无效宣告请求案件中，专利权利要求1要求保护的便携式水池相对于对比文件1的区别技术特征包括：A内池壁和外池壁之间设有两端分别与内池壁和外池壁相连接的复数细绳；B池底至少在中间部位为两层料片，两层料片之间设有缓冲软垫。第21286号无效宣告请求审查决定通过对该专利的整体技术方案进行分析后认定，区别技术特征A的作用是增强水池池壁的强度；而区别技术特征B的作用是增强水池池底的缓冲性能。可见这两个区别技术特征相互独立、分别解决便携式水池两个不同的技术问题，即池壁的强度、池底的缓冲性能，应当据此两个不同的技术问题分别在现有技术中寻求技术启示。 对于技术贡献在于发现了导致某种缺陷（现象）的原因并同时提出解决方案的发明，在确定发明实际解决的技术问题时需以所属领域普通技术人员在申请日前的水平，考虑发现上述原因所需跨越的技术障碍 运用“三步法”进行创造性判断的过程，是重塑发明人完成发明的过程，判断的时间点是申请日前，判断的主体是本领域技术人员。由于实际的创造性审查，是发生在申请日之后，并且是审查员了解了发明技术方案以后，所以，实际审查中需要特别注意“避免事后诸葛亮”。《专利审查指南》规定：“审查员应当牢牢记住，对发明的创造性评价是由发明所属技术领域的技术人员依据申请日以前的现有技术与发明进行比较而作出的，以减少和避免主观因素的影响。” 从发明实际完成的过程来看，通常有如下三个步骤：第一步，发明人意识到某现有技术在某一方面存在的缺陷（现象），例如发现某印刷设备在进行印刷时纸张跑偏；第二步，分析产生该缺陷的技术方面的原因，例如发明人通过分析发现，上述纸张跑偏的原因是印刷机的部件A在使用一段时间后发生了变形；第三步，基于该原因分析寻找解决该缺陷的技术手段，例如发明人采用了一种不易发生变性的已知材料B来制造部件A。 审查实践中，有这样一类发明，其相对于现有技术的贡献在于发现了导致某技术缺陷（现象）的原因，即，发现该原因对于本领域普通技术人员来说在申请日前并不是显而易见的，而该原因一旦找出，其解决方案却是显而易见的。对于这类发明创造性的审查，在确定发明实际解决的技术问题时，更是需要注意不能超越申请日前本领域普通技术人员的水平和能力。如果忽视发明人在发现产生这种缺陷（现象）的原因过程中做出的技术贡献，将技术问题直接认定为基于所发现的原因而采用的技术手段（区别技术特征）本身固有的功能和效果，则将使得所确定的发明实际解决的技术问题超出了申请日前本领域普通技术人员的水平和能力。在这种情况下，确定发明实际解决的技术问题时应将“原因”和“技术手段”共同认定为发明人需要跨越的技术障碍，所确定的技术问题应为“如何解决该缺陷（现象）”。例如上所述例子中，如果在专利申请日前找出印刷机印刷时纸张跑偏的原因超出了本领域普通技术人员的能力，则审查发明创造性时，应将发明实际解决的技术问题确定为“如何解决纸张跑偏”，而不应是“如何解决部件A变性”的问题。 在申请号为200610153844.5的复审案件中，发明权利要求1要求保护一种二苯基砜化合物的制备方法，并限定所述反应在内壁上具有耐腐蚀层的容器中进行。权利要求1与对比文件1的主要区别在于，本申请使用的容器具有耐腐蚀层。第27939号复审决定认为，依据现有技术公开的内容，本领域技术人员难以认识到导致“‘二苯基砜化合物’产品着色”这一现象的内在原因是二羟基二苯基单醚类化合物中杂质金属离子的存在，这一认识已经超出了本领域技术人员的认识水平和能力。因为，不同于一般纯化过程中需要除去的常规杂质，例如未反应的原料，多余的溶剂等，本发明方法中杂质金属离子是源自反应容器溶出的微量物质，如果现有技术没有任何启示，通常，本领域普通技术人员很难在理论上可能存在的任何杂质物质中确定杂质金属离子的存在和来源。如果不能认识到产生上述着色现象的原因，本领域技术人员就很难有动机对上述现有技术提出如本发明所做的改进，进而该复审审查决定认定该发明具有创造性。 相反，对于上述案例，如果审查中忽视了发明人在发现导致上述产品着色这一缺陷的原因过程中所做出的技术贡献，忽视了申请日前本领域普通技术人员的水平和能力，将技术问题直接认定为“防止反应容器的金属离子析出”，则很容易认为：为解决容器被腐蚀的问题而在容器上使用耐腐蚀层是公知常识，从而得出发明是显而易见的结论。 对于本案例这种其技术贡献在于发现了导致某缺陷（产品着色）的原因（容器壁的腐蚀产生的金属析出），且这一原因的发现超出了本领域普通技术人员申请日前的水平和能力的发明，在创造性审查、确定发明实际解决的技术问题时，应将发现导致缺陷的“原因”（容器壁的腐蚀产生的金属析出）和“解决手段”（具有防腐层的容器壁）共同认定为发明人需要跨越的技术障碍，此时发明实际解决的技术问题应确定为“如何解决缺陷现象”，即如何解决产品着色的问题。 结语 以上，对发明创造性审查中确定发明实际解决的技术问题时需注意的问题结合具体复审无效案例进行了分析。需要说明的是，专利法对发明与实用新型的创造性高度要求有所不同，这种不同主要体现在“三步法”的第三步“显而易见性”判断上；而在第二步，根据区别技术特征确定发明（或实用新型）实际解决的技术问题这一过程，对于发明、实用新型来说是一样的。所以本文中对发明创造性审查中发明实际解决的技术问题的确定的相关问题的论述，完全适用无效宣告程序中对实用新型专利创造性的审查。 作者简介 于萍，工学硕士、民商法硕士研究生班毕业。国家知识产权局专利复审委员会机械申诉一处处长，国家知识产权局学术委员会实用新型专业委员会委员、复审专业委员会委员，国家知识产权局首批领军人才培养对象。1990年进入国家知识产权局工作。1999年进入专利复审委员会，分别在机械申诉处、材料工程申诉处从事复审、无效案件的审查及管理工作。参与众多在业内有重要影响案件的审查，主持多项课题的研究，在公开刊物、报纸上发表多篇学术文章。参与《专利审查指南》及《审查操作规程》的修改及撰写，参与专利复审委员会系列丛书——《新颖性案例诠释》、《创造性案例诠释》、《外观设计案例诠释》、《材料领域复审和无效典型案例评析》等书籍的编写，任编委；组织编写《机械领域专利行政诉讼案例精解》，担任主要统稿人。
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