【弁言小序】
《专利审查指南》第二部分第十章第4.3节中规定：“对于仅用结构和/或组成特征不能清楚表征的化学产品权利要求，允许进一步采用物理-化学参数和/或制备方法来表征”。可见，在仅用结构和/或组成不能清楚地对产品进行限定的情况下，参数限定成为可选限定方式。本文将对上述“参数限定”的相关内容进行梳理，并以具体案例进行演绎。
【理念阐述】
关于如何对含有参数特征的权利要求进行新颖性的评判，《专利审查指南》第二部分第十章第5.3节规定：“对于用物理化学参数表征的化学产品权利要求，如果无法依据所记载的参数对由该参数表征的产品与对比文件公开的产品进行比较，从而不能确定采用该参数表征的产品与对比文件产品的区别，则推定用该参数表征的产品权利要求不具备专利法第二十二条第二款所述的新颖性。”
以一个简单示例进行演绎：（1）权利要求中限定组合物含有100重量份的A，50-60重量份的B，30-40重量份的C，该组合物按照ASTM D5930测定的导热率大于0.7W/m.K。上述规定的适用思路如下：若对比文件公开的方案是由100份A、55份B、30份C组成的组合物，本领域技术人员公知组合物的导热率通常由组分及其含量决定，那么在对比文件组合物的组分及其含量落入权利要求1范围内的情况下，便可以推定对比文件的组合物能够破坏本申请的新颖性。换言之，这种参数表示的性能是由其它特征导致的客观必然结果。
然而，上述规定从字面上看仅适用于用参数表征产品权利要求，实践中也不能覆盖到“参数限定”的各种情形。上述规定的核心判断标准是能否“依据所记载的参数对由该参数表征的产品与对比文件公开的产品进行比较”。在有些情况下，采用的参数与产品结构和/或组成之间的关联难以明述，参数表示的性能与其它结构、组成等特征导致的客观结果之间很难形成高度盖然性的定论式关联，此时适用《专利审查指南》的上述规定推定参数特征表征的产品权利要求不具有新颖性难以让人信服。在此情况下，如何处理权利要求中出现的参数限定特征，有待进行深入探讨。
对此，笔者认为，当根据组成结构或制备方法等特征不能轻易推定权利要求中采用的参数特征已经被对比文件公开的情况下，不妨将其列为区别特征，然后从创造性评判思路上寻找突破口。应当把握住的审查原则包括以下两方面：一是首先判断参数特征是否较结构和/或组成特征而言更为清晰的表达出技术方案，其作为结构和/或组成的“替代”，也要确保本领域技术人员能够实现；二是若主张参数限定与技术效果相关，应当有足够的证据支持，否则不能基于二者间这种未证实的关联认可创造性。下面的案件中，参数限定与技术效果的关联并不明确，不能使本领域技术人员判断出选择了该参数范围的产品能够取得何种更为优异的技术效果，本领域技术人员难以知晓这样选择参数的目的何在，参数的具体选择实质上没有给技术方案带来任何更为优异的技术效果，也没有通过对参数的选择实际解决何种技术问题，这种参数特征的限定不能使技术方案具备创造性。
【案例演绎】
某案涉及一种用于平整半导体基体的抛光垫，权利要求中限定“该抛光垫包含孔隙度为至少0.1体积％、在40℃和1rad/sec下KEL能量损耗因子为385-750 l/Pa以及40℃和1rad/sec下模量E′为100-400MPa的聚氨酯聚合物材料，该聚氨酯聚合物材料由甲苯二异氰酸酯和聚四亚甲基醚乙二醇的预聚反应产物与4，4′-亚甲基-双-邻氯苯胺形成……”。
在该案中，KEL能量损耗因子和模量E′是用于限定聚氨酯聚合物材料的参数特征。权利要求当中限定了该聚氨酯聚合物材料由甲苯二异氰酸酯和聚四亚甲基醚乙二醇的预聚反应产物与4，4′-亚甲基-双-邻氯苯胺形成，但仅根据上述原料相同，在其它具体方法不明确的情况下直接推定所有甲苯二异氰酸酯和聚四亚甲基醚乙二醇的预聚反应产物与4，4′-亚甲基-双-邻氯苯胺形成的聚氨酯聚合物材料都具有同样的能量损耗因子和模量是不恰当的。因此，合议组将其列为了区别特征。
对于能量损耗因子和模量E’这两个参数，合议组进一步考察了说明书记载的内容。根据说明书的记载，权利要求1的模量E’全称为弹性储能模量E’，而能量损耗因子（以下简称KEL）是应力-应变滞后回线中面积的量度，与应力和应变之间相角位移的正切值（tanδ）关联，能量损耗因子是tanδ与弹性储能模量（E’）（以下简称模量E’）的函数。
首先，判断参数特征是否更为清晰的表达出技术方案。上述参数虽然定义清楚，但并非本领域常用的参数表达，而且涉及到的计算方法较为复杂，专利权人主张，其选用参数特征进行限定的目的是因其与技术效果之间具有强关联。其主张，本专利的核心就在于，选择权利要求1限定的测试条件下测得的KEL和模量E’的聚氨酯聚合物材料制备的抛光垫，对晶片的缺损的降低是非常显著的，只有在这样的测试条件下，KEL和模量E’才与缺陷度呈现出很强的相关性。因此，根据专利权人的主张，判断关键点就转移至上述标准的第二条：若主张参数限定与技术效果相关，应当有足够的证据支持。
合议组考察了本专利说明书所提供的实验结果，通过仔细的梳理、对比发现：结果中KEL和模量E’这两个参数，取值均在几百的数值范围，无论是哪个表格中的数据均看不出随着KEL和模量E’的变化，晶片的缺陷程度有何同步的变化规律，例如，在表5A中，样品1的模量E’为197MPa，KEL为480，第三列的缺陷值为89，样品2的参数值分别下降为180MPa和428，缺陷相应下降为75，然而样品3的模量E’较样品2而言提高了106MPa，缺陷值却不降反增，可见，两个参数与晶片缺陷值之间同样不存在任何正相关的关系，而且本领域技术人员也看不出表5A的KEL和模量E’与晶片缺陷值之间呈现出任何规律性的关联关系，因此，没有任何数据能够支持专利权人主张的上述参数与缺陷程度之间有“很强的关联性”。
综上所述，本领域技术人员无法得知权利要求1的参数特征在本发明中的作用或其取得的技术效果，也无法得知该参数特征的选择解决了什么技术问题，从而无法判断该参数特征对现有技术的贡献何在，而在本领域，对已知产品性能做出具体的、一般性选择属于本领域技术人员的能力范畴。这种缺乏意义的参数选择是本领域技术人员不付出创造性劳动就可以进行的，最终得出权利要求1的技术方案不具备专利法第22条第3款规定的创造性的审查结论。
上述案例表明，包含参数特征限定的产品权利要求，对其参数特征要做具体分析，有些情形下，不能简单适用《专利审查指南》有关参数限定产品“推定公开”，要将其列为区别特征，按照创造性的评判思路从最终的技术效果上进行分析、判断。（作者：国家知识产权局专利局复审和无效审理部 姜小薇 张沧）
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