——本国优先权成立的条件

　　电动平衡车是一种新兴代步工具，常见的电动平衡车有独轮车和两轮车。发明名称为“电动独轮自行车”（专利号：ZL201110089122.9）的中国发明专利是电动独轮平衡车领域的基础性专利，针对本专利，3位请求人分别于2016年10月先后提出无效宣告请求，原专利复审委员会经合并审理后作出第36591号无效宣告请求审查决定，宣告该专利权利要求1、3、5-8因不具备创造性而无效，在权利要求2、4、9的基础上继续维持该专利权有效。

　　本专利的申请日为2011年4月1日，其要求了申请日为2010年9月6日的中国在先申请的优先权。无效程序中请求人提交的一份用于评价本专利创造性的证据，其公开日为2011年3月5日，介于本专利的本国优先权日和申请日之间。请求人另又提交一份美国专利申请，该美国申请的申请日为2011年9月15日，其中包含的两件美国临时申请的申请日分别为2010年3月9日和2010年3月18日。请求人主张，美国专利申请的内容与本专利完全对应，两者属于相同主题的发明创造，美国专利申请包含的两件美国临时申请的申请日均早于作为本专利本国优先权基础的中国在先申请的申请日，由此可知中国在先申请不是相同主题的首次申请，本专利不能享有本国优先权。

　　专利权人辩称，对于本国优先权，作为优先权基础的中国在先申请应该是在中国范围内的第一次申请，而非请求人主张的世界范围内的第一次申请。作为本专利优先权基础的中国在先申请是相同主题在中国范围内的第一次申请，因此本专利符合本国优先权规定，其本国优先权成立。

　　该案的第一个焦点问题在于，作为本国优先权基础的中国在先申请是否只要是在中国的首次申请即可？相同主题的首次申请的含义应当如何理解？

　　我国专利法第二十九条第一款对外国优先权有如下规定：申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。

　　我国专利法第二十九条第二款对本国优先权有如下规定：申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。

　　单从文义解释的角度看，本国优先权规定中的“在中国第一次提出专利申请”可以有两种不同的理解，第一种理解是，只要是“在中国”的第一次申请即可，并不考虑是否是世界范围内的第一次申请；第二种理解是，应当是世界范围内的第一次申请，并且该第一次申请在中国提出。本案中专利权人持第一种观点，而请求人持第二种观点，单纯从文义解释的角度难以做出明确的判断。

　　从专利法第二十九条的立法目不难发现，专利法第二十九条所述的优先权原则源自巴黎公约第四条，其目的是使成员国国民就其发明创造在本国提出专利申请后，在一定期限内就同一主题在其他成员国提出的在后申请，在某些方面被视为是在首次申请的申请日提出。作为巴黎公约成员国，我国专利法第二十九条第一款关于外国优先权的规定即是巴黎公约优先权原则在我国的具体适用。根据巴黎公约的规定，作为优先权基础的在先申请必须是针对相同主题的世界范围内的首次申请，因此专利法第二十九条第一款中的“在外国第一次提出”的专利申请是指世界范围内的首次申请。

　　专利法第二十九条第二款有关本国优先权规定中的“在中国第一次提出专利申请”与专利法第二十九条第一款有关外国优先权规定中的“在外国第一次提出专利申请”两者表述方式一致，仅是“中”“外”之差。外国优先权规定中的“第一次”其含义是世界范围内的第一次，
由此中国优先权规定中的“第一次”其含义也应当是世界范围内的第一次。

　　我国1984年颁布的专利法中只有外国优先权的规定，并无本国优先权的规定。本国优先权是在1992年修订专利法时增加的条款。设立本国优先权的目的之一在于，在优先权层面上使中国申请与外国申请处于同等地位，以弥补我国申请人在我国再次就相同主题提出的专利申请不能要求其首次申请的优先权的法律空白。据此可以推定，制定本国优先权的本意在于，如果首次申请是外国申请，则在后申请享有要求外国优先权的权利，如果首次申请是中国申请则在后申请享有要求本国优先权的权利。因此，本国优先权中的第一次申请也应当是世界范围内的首次申请，本国优先权的设立并无意于在已经存在外国首次申请的情况下，赋予申请人以晚于外国首次申请的中国申请作为优先权基础而要求本国优先权的权利。所以本国优先权产生的历史背景更加充分地说明专利法第二十九条第二款本国优先权规定中的“第一次”即是巴黎公约第四条中世界范围内的第一次。

　　基于以上考虑，第36591号无效宣告请求审查决定认定，专利法第二十九条第二款所述的“在中国第一次提出专利申请”中的“第一次申请”应当理解为就相同主题在世界范围内首次提出的申请，只不过对于本国优先权，该世界范围内的首次申请是在中国提出的。

　　该案的第二个焦点问题在于专利法第二十九条所述的“相同主题”的判断。

　　根据专利法第二十九条的规定，无论外国优先权还是本国优先权，在核实优先权是否成立时均以是否属于“相同主题”为一般的判断标准。判断时以要求优先权的在后申请的权利要求作为判断对象，将在后申请的权利要求逐一与在先申请全文进行比对。

　　由于美国临时申请的存在，本案优先权核实的情形更为复杂一些。首先，如果作为本专利优先权基础的中国在先申请与本专利不属于相同的主题，则可以判定本专利的本国优先权不成立；如果两者主题相同，则需要进一步确定该中国在先申请是否为相同主题的第一次申请，即需要将本专利与美国临时申请进行比对，如果本专利与美国临时申请的主题相同，则说明作为本专利本国优先权基础的中国在先申请不是相同主题的首次申请，本专利的本国优先权不成立；如果本专利与美国临时申请的主题不同，而与中国在先申请的主题相同，则说明中国在先申请是相同主题的首次申请，本国优先权成立。

　　核实在后申请与在先申请是否属于相同主题的发明或实用新型时，应当把在先申请作为一个整体进行考虑，考察两者的技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果是否相同。相同，并不意味着二者要在文字记载或者叙述方式上完全一致。如果二者的不一致之处没有改变整体的技术方案，也没有改变所解决的技术问题和实现的技术效果，则两者属于相同主题的发明或实用新型。

　　本专利权利要求1是一个装置权利要求，其中限定了下述方法技术特征“两个靠腿板使得双脚站在踏脚板上的操作者，在自然直立的姿势时，两腿与靠腿板保持接触相靠，操作者两腿内侧夹住靠腿板来操控车子的运行，而不是用支撑腿向前与向后施力的操控方法”。

　　美国临时申请公开的技术方案如下：车轮的每一侧具有一个脚部平台，骑乘者可以将车轮置于其脚部之间，站立于独轮车上。独轮车还在车辆的每一侧包括具有弯曲表面的腿部收容器，当骑乘者抵靠腿部收容器推动其腿部时，腿部收容器将腿部锁定到位。

　　美国临时申请未记载本专利权利要求1限定的上述方法特征，判断其是否与本专利构成相同主题，需要确定上述方法特征能否从美国临时申请记载的方案中直接地、毫无疑义地得到。美国临时申请中腿部收容器的作用与本专利靠腿板相同，均为供骑乘者腿部接触抵靠夹紧，在靠腿板作用相同的情况下，骑乘者在骑行时的操控方法自然也应当是相同的，因此上述方法技术特征不构成美国临时申请与本专利的区别。美国临时申请记载了本专利权利要求1的技术方案，其申请日早于中国在先申请的申请日，因此本专利权利要求1不能享有本国优先权。

　　综上所述，享有本国优先权的必要条件包括：作为本国优先权基础的中国在先申请应当是世界范围内的首次申请；在先申请应当清楚地记载在后申请的技术方案，或者在后申请的技术方案可以从在先申请记载的方案中直接地、毫无疑义地得到。（来源：中国知识产权报　作者单位：国家知识产权局专利局复审和无效审理部 郭晓立  杨克非）


 

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