关键词：中间产物 创造性 最接近的现有技术
问题提出
用于评价发明专利创造性的现有技术应当与发明的方案在技术上存在合理的关联，尤其是采用“三步法”评价创造性时所选择的最接近的现有技术，作为最具潜力的出发点，本领域技术人员在其基础上最有可能经改进获得发明的技术方案【1】。因此，所选择的最接近的现有技术通常与待评价创造性的发明属于相同的技术领域，所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近和/或公开的发明的技术特征最多，或者虽然不属于相同的技术领域，但能够实现发明的功能并且公开的发明的技术特征最多【2】。
审查实践中会遇到如下情况：现有技术文献中记载了一种在制备终产物过程中产生的与专利产品结构或组成相似的“中间产物”，由于该“中间产物”本身并非该现有技术文献所追求的产品，除了可用于制备相应的终产物外，该“中间产物”本身是否具备其他功能或用途也非该现有技术文献所关注，因此，这样的“中间产物”是否适于用来评价创造性以及能否破坏创造性，存在不同观点。本文拟结合数个案例就此问题作简单探讨。
具体分析
本文所述“中间产物”是指在制备目标产物过程中产生的各种“半成品”。这种中间产物既包括通过化学反应制备目标化合物过程中产生的中间体化合物，也包括制备混合物形态的终产物的过程中获得的“半成品”，例如尚未添加终产物中所含的全部组分或尚未施加形成终产物所必需的条件，整个制备步骤尚未完成时得到的“半成品”，等等。从当前的审查实践来看，国内外基本上都认可中间产物本身可以作为专利授权的客体，并且明确了有关中间产物工业实用性、充分公开、创造性等的判断规则。例如，可以用最终产物的进步性来证明中间产物的创造性，也可以借助经由中间产物制备最终产物的再加工过程的效果来证明中间产物的创造性【3】。可见，“中间产物”有其专利法意义上的独立价值。但是，将现有技术公开的“中间产物”作为最接近的现有技术来评价发明的创造性是否可行，即本领域技术人员是否有动机将该“中间产物”作为进一步改进的“出发点”而获得发明的技术方案，需要具体情形具体分析。
案例一：
某无效宣告请求案，涉案专利保护一种速效胰岛素溶液，其包含一定含量范围的速效胰岛素类似物、锌、甘油、酚类和碱金属卤化物。对比文件1涉及中效胰岛素制剂和双相胰岛素制剂的制备，所谓“双相胰岛素制剂”是将速效胰岛素与中效胰岛素按一定比例混合而形成的起效快速且药效持久的胰岛素制剂，而且速效和持久两种效果可以通过调整两种成分的比例来控制。其中实施例12公开了在制备中效胰岛素制剂过程中得到的一种“中间溶液”，该“中间溶液”与涉案专利的速效胰岛素溶液的区别仅在于没有明确其中所含碱金属卤化物的浓度。而涉案专利将碱金属卤化物浓度限定至特定浓度范围是为了减少胰岛素的脱酰胺作用，解决胰岛素制剂的稳定性问题。
专利复审委员会第18352号无效决定以对比文件1作为最接近的现有技术，将上述“中间溶液”作为与涉案专利的速效胰岛素溶液比对的基础，进一步结合对比文件2（公开了涉案专利所述浓度范围的NaCl能够减少溶液制剂中胰岛素的脱酰胺作用，保持胰岛素制剂的稳定）认定涉案专利不具备创造性。
北京市高级人民法院（2014）高行终字第42号行政判决则认为，在对比文件1中，所述“中间溶液”的药效未经证实，不能作为判断创造性的最接近的现有技术方案，被诉决定将该不完整的技术方案与涉案专利进行比对，属于认定事实错误；而且，在所述“中间溶液”药效不能确定的情况下，整体考量对比文件1公开的内容，本领域技术人员没有动机将所述“中间溶液”作为研发涉案专利的速效胰岛素溶液的基础。
针对判决的上述观点，笔者有不同看法。在对比文件1中，首先介绍了制备中效胰岛素制剂过程中配制的中间溶液所含的各种成分及其浓度范围，之后记载了制备双相胰岛素制剂所要用到的速效胰岛素溶液部分（在对比文件1中称为“可溶性胰岛素类似物”），指出该速效胰岛素溶液中“所述成分在稀释剂中的浓度与上文所述相同”。即在对比文件1中，制备中效胰岛素制剂时配制的“中间溶液”与制备双相胰岛素制剂时所用速效胰岛素溶液成分完全相同。因此，整体考察对比文件1公开的内容可知，在对比文件1中，所述“中间溶液”并不仅仅是一种用于制备终产物即中效胰岛素制剂的中间产物，其在充当制备中效胰岛素制剂的中间产物的同时，本身也是一种具备药效的速效胰岛素产品。基于此，并考虑到涉案专利的胰岛素溶液与该“中间溶液”的成分高度相似，该“中间溶液”适合作为“出发点”改进得到涉案专利的胰岛素溶液。因此，第18352号无效决定以对比文件1作为最接近的现有技术且将所述“中间溶液”作为创造性比对的基础是适当的。
该案表明，对于现有技术文件中记载的“中间产物”，如果其本身还具有直接的用途或使用效果，则其在该方面所能提供的技术教导也应考虑在内，因此，应整体考察该现有技术文件是否为被评价的发明提供了技术启示，而不能局限于其在作为制备终产物过程中的“中间产物”方面所提供的技术教导。如果该“中间产物”本身具有某种直接的用途或使用效果而与被评价的发明存在合理的关联，则可作为创造性判断的出发点。
还有些中间产物的价值仅在于用作制备后续终产物的原料，其本身并不具备其他任何用途或者尚不知晓其还具备其它何种用途。那么，基于对案例一的分析，是否意味着本身不具备其他任何用途的中间产物就必然不适合作为判断创造性的出发点，不适合作为最接近的现有技术文件呢？笔者认为并非如此，看以下案例二和案例三。
案例二：
该案涉及德国专利局作出并由德国联邦专利法院维持的驳回决定。涉案专利申请涉及以类似酰胺化方法用新的酰胺中间体合成7－ACA的方法，其中权利要求请求保护该新的酰胺中间体本身。对比文件则公开了经由相应的羧酸中间体合成7-ACA。德国专利局作出的驳回决定认为，虽然酰胺中间体是新的，但在对比文件公开了可经由羧酸中间体合成7-ACA的情况下，本领域技术人员容易想到酰胺中间体也可达到同样的制备目的，而且本领域技术人员也知道酰胺化合物的活性高于羧酸化合物，因此，使用酰胺中间体所带来的效果是显而易见的。权利要求所请求保护的酰胺中间体没有创造性。申请人不服德国专利局作出的上述驳回决定而诉至德国联邦专利法院，最终德国联邦专利法院维持了该驳回决定。
案例三：
某复审案，涉案专利申请保护一种用于口服使用的植物纤维产品，其包含植物纤维、藻酸盐基质、至少一种添加物质和水，藻酸盐基质完整时其中的添加物质不会被释放，但藻酸盐基质可在口腔环境中崩解释放添加物质，并且藻酸盐组合物的粘度足够高而不表现出像液体一样流出的能力。对比文件1实施例52涉及“凝胶珠粒”的制备。其中，首先制得一种含有烟草的溶液（溶液C），其包括烟草（属于植物纤维）、藻酸钠、三氯蔗糖、胡椒薄荷油以及磷酸氢二钠七水合物，然后配制交联剂溶液即5%的CaCl2水溶液（溶液D），最后用移液管将溶液C滴加到溶液D中，每个液滴的外层因暴露于溶液D而被固化，制得凝胶珠粒。根据说明书的记载，该凝胶珠粒属于不溶性固体凝胶，在口中不崩解，其通过扩散而非崩解方式将添加物质缓慢释放，这与涉案专利申请权利要求中的可溶性藻酸盐凝胶是不同的。对比文件1实施例52整体上教导了一价藻酸盐经二价离子交联剂固化而制备在口腔中不可崩解的制剂，而不是相反地去制备可崩解溶解的制剂。因此，尽管调节藻酸盐的浓度和聚合度的手段是常规的，但本领域技术人员并没有动机在溶液C的基础上调节藻酸盐的浓度和聚合度以提高其粘度，得到本申请的技术方案。鉴于此，中间产物即溶液C与发明所要求保护的口服用植物纤维产品尽管领域相近，但技术方案之间不存在合理的关联，不适合作为评价涉案专利申请创造性的“出发点”。
在案例二和案例三中，同样是自身不具备直接的用途或使用效果的“中间产物”，在用于评价发明的创造性时结论却有所不同。即自身不具备直接用途或使用效果的“中间产物”并非都适于作为评价发明创造性的出发点，并非都能破坏被评价发明的创造性，不能一概而论。
结论
作为制备终产物过程中产生的半成品，“中间产物”代表着一种制备过程中的新方法、新途径，现有技术中公开的中间产物所能够提供的技术教导通常即在于此。例如案例二中，对比文件教导了可通过类似经由羧酸中间体合成7-ACA的途径来合成7-ACA，涉案专利申请的酰胺中间体即作为中间产物在合成7-ACA的类似途径中起作用。对于保护主题为酰胺中间体的发明，判断其创造性时所需考察的因素均未超出对比文件教导的范围。因此，将对比文件公开的羧酸中间体作为判断酰胺中间体的创造性的出发点是合适的。而对于案例三，如前所述，对比文件1实施例52给出的技术启示是中间产物即溶液C可作为口腔中不可崩解制剂的改进起点，相反，涉案专利申请却是要制备可崩解的制剂，这超出了对比文件1实施例52所教导的范围。
用于评价发明创造性的现有技术，尤其是与发明技术方案最接近的现有技术，应当与发明的技术方案存在着较为密切的关联，例如属于相同或相近的技术领域或者在技术上存在某种合理的关联，作为现有技术的中间产物亦不例外。有学者也主张，在创造性审查过程中，现有技术的范围应当有一定的限制，以减低后见之明对于发明人的伤害【4】。本身不具备任何直接用途或使用效果的中间产物所能够提供的技术启示在于教导了经由该特定中间产物通过一定步骤可制得相应终产物，代表着一种制备某已知或未知产品的新方法、新途径。因此，该中间产物是否适合用于评价发明的创造性，取决于待评价创造性的发明的技术方案是否超出了该中间产物所教导的范围。只有待评价创造性的发明的技术方案与经由该中间产物制备终产物的途径合理相关，未超出该中间产物所教导的范围，其才适合作为创造性判断的“出发点”并可能最终破坏发明的创造性。否则，不建议将这种中间产物用作最接近的现有技术。
需要注意的是，在考察一种“中间产物”是否适合用作判断创造性的出发点时，应当整体考量记载该“中间产物”的现有技术所提供的技术启示。如果从该现有技术文献记载的内容能够确认该“中间产物”本身还具有直接的用途或使用效果，则应当将该方面的技术启示也考虑在内。（国家知识产权局专利复审委员会 李瑛琦 葛永奇）
参考文献：
【1】Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office，第7版，2013年12月。
【2】国家知识产权局，《专利审查指南》，知识产权出版社，2010年，第二部分第四章3.2.1.1。
【3】张清奎，德国及欧洲对化学中间产物的专利保护，审查业务通讯，第3卷第5期。
【4】崔国斌著，《专利法原理与案例》，北京大学出版社，2016年2月第2版，第265-270页。
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