根据我国专利法的规定，授予专利权的发明专利申请和实用新型专利申请应当具备新颖性、创造性和实用性。笔者认为，设立这一条件的立法宗旨是为了防止申请人将公知技术据为己有。这主要体现在避免将与现有技术完全相同的技术据为己有，以及避免将一些相对于现有技术只有微小改动，不足以构成创新的技术据为己有两个方面。

　　对于审查意见中审查员认为权利要求中的技术特征被对比文件隐含公开而使权利要求不具备新颖性，或者认为权利要求中的区别技术特征是本领域的惯用技术手段而使权利要求不具备创造性，实际上均是审查员认为权利要求中要求保护的技术方案与现有技术相比缺乏足够的实质区别，该要求保护的技术方案涵盖了现有技术。申请人或代理人在陈述答复意见时，也应当仔细分析对比文件中与权利要求书中的技术方案的本质区别，一方面可以进行争辩；另一方面，可以根据专利法的相关规定对权利要求进行修改，使权利要求的保护范围不涵盖现有技术。

　　笔者结合案例，分析对于同一个权利要求在使用不同条款进行评述的情况下应该如何进行答复。

　　案例

　　本申请：权利要求1。一种起重机的负载的位置的计算系统，其特征在于，包括：至少四个测量部件，其中一个测量部件安装在所述负载上，所述至少四个测量部件用于提供所述至少四个测量部件之间的距离测量结果；负载位置计算部件，利用所述距离测量结果计算所述负载的位置；以及负载位置信息生成部件，用于提供能访问的所述负载的位置的信息。

　　对比文件：一种起重机，吊臂的横移控制滑轮上安装有接收单元，控制室、负载和吊钩上安装有应答器。接收单元能够根据各个应答器的信号确定各个应答器的位置。

　　可以看出，案例涉及对起重机的负载位置进行测量和计算的系统。现有技术中工作人员不能直接查看负载位置的精确的测量信息，且非起重机操作员的其他人不能了解负载位置的实时信息，不方便精确检测和安全管理。

　　审查员认为，对比文件中的接收单元能够测量与各个应答器之间的距离，因此接收单元相当于权利要求1中的负载位置计算部件，接收单元与应答器相当于权利要求1中的至少四个测量部件。权利要求1所要求保护的技术方案与对比文件1的区别技术特征在于：负载位置信息生成部件，用于提供能访问的所述负载的位置的信息。基于该区别技术特征，权利要求1相对于对比文件实际解决的技术问题是如何呈现测量的负载位置信息。而采用负载信息生成部件，提供能访问的负载的位置的信息是本领域的惯用技术手段，因此本领域技术人员能够在对比文件1的基础上结合本领域的惯用技术手段得出权利要求1所要保护的技术方案。权利要求1缺乏创造性。

　　对于该审查意见，申请人将附加技术特征“所述至少四个测量部件中的至少一个为远离所述起重机的移动收发设备”加入权利要求1中。

　　申请人认为，对比文件中的接收单元和应答器均位于起重机上，其测量原理是通过测量每个应答器的位置来确定应答器所位于的起重机的部件的位置，因此接收单元和应答器必须固定布置在起重机的特定位置上，其实际要解决的问题是如何通过测量应答器的位置来确定起重机的部件的位置。如果接收单元或者应答器中的任意一个“远离起重机”或者“移动收发设备”，则无法准确测量起重机的部件的位置，无法解决原有的技术问题；且权利要求1的技术方案是通过多个测量部件之间特定的算法计算负载的位置，在这种算法和系统的支持下，才能够使用远离起重机的移动收发设备，这种移动收发设备将参与测量并获得测量的信息，区别技术特征在权利要求1中解决的技术问题是如何方便用户访问起重机的负载位置信息。两者技术方案的本质不同，解决的技术问题也不同，对比文件既没公开区别技术特征，也没有给出区别技术特征的技术启示，修改后的权利要求1具备创造性。审查员接受了申请人的修改和意见陈述。

　　简评

　　对于此案，笔者认为审查员可指出权利要求1相对于对比文件1不具备新颖性。这是由于对比文件中公开了接收单元能够根据各个应答器的信号确定各个应答器的位置，其要解决的技术问题是如何获得对应各个应答器位置的信息，由于应答器位于负载上，对比文件的技术方案也能够获得负载的位置的信息。对于该技术方案来说，获得的信息必然是能访问的，在对比文件的该技术方案中必然存在“提供能访问的负载的位置的信息的负载位置信息生成部件”或等同技术特征，因此，对比文件隐含公开了权利要求1中的技术特征。权利要求1中的全部技术方案都被对比文件公开，因此不具备新颖性。

　　笔者认为，在引用对比文件来评述权利要求的新颖性或创造性时，审查员应当从对比文件的技术方案的本质和权利要求所记载的内容出发，明确“记载”的与“公开”的内容之间的区别。

　　在本案的对比文件中，“提供能访问的负载的位置的信息的负载位置信息生成部件”或其等同的技术特征虽然不是“记载”的内容，但却是本领域技术人员能够根据记载的内容直接地、毫无疑义地确定的，属于“公开”的内容，采用新颖性的法条进行评述比较合适。相应地，如果明确权利要求中的技术特征既没有被“记载”在对比文件中，也没有被对比文件“公开”，则在有充足证据情况下，采用创造性的法条进行评述比较合适。

　　对于同一个权利要求，分析对比文件技术方案的本质或者结合本领域的惯用技术手段，进而合理发出关于新颖性或创造性的审查意见，将对专利的申请和审查过程有益。（梁丽超　沈丹阳，本文仅代表作者个人观点）

 

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