【弁言小序】

　　在专利审查中，新颖性是获得专利权的必要条件。审查员针对新颖性的审查应依据同样的发明专利或实用新型专利进行判断。在审查实务中，首先判断两者技术方案是否属于实质相同，如果相同，所属领域的技术人员根据两者的技术方案可以确定两者能够适用于相同的技术领域、解决相同的技术问题，并具有相同的技术效果，从而认定两者为同样的发明技术或者实用新型。由此可以看出，判断新颖性的依据是客观标准，而不是依赖于人的主观看法和意志，因此，在专利实质审查以及后续的专利权无效程序中，其主要矛盾集中于技术方案是否属于实质相同。《专利审查指南》给出了5种情形下对技术方案实质相同的判断原则，其中包含性能、参数、用途或制备方法特征等。在实践中，对于新颖性的判断是一个难点，尤其是化学产品。本文通过介绍一个相关案例，对专利权无效宣告程序中用制备方法特征表征的化学产品权利要求新颖性推定的举证责任进行了示例性说明。

　　【理念阐述】

　　对于产品权利要求，使其与其他产品相区别的根本特征为结构和/或组成特征，而结构和/或组成从根本上是由制备方法决定的，因此同样的制备方法必然得到相同结构和/或组成的产品，但是不同的制备方法所得到的产品是否必然不同，答案却不尽然。例如，专利申请文件的权利要求是用X方法制备的玻璃杯，而对比文件是用Y方法制备的玻璃杯，如果两个玻璃杯的形状、结构和材质都是相同的，则专利申请文件的权利要求不具备新颖性，即制备方法特征对产品权利要求的限定作用最终体现在其对产品结构和/或组成的影响上。制备方法特征对产品结构和/或组成的影响，需要所属技术领域的技术人员根据本领域的技术知识进行判断。在机械领域，产品的结构和/或组成通常是宏观可视的，生产方法与产品的结构和/或组成之间的关联直观性和可预测性较强，所属技术领域的技术人员根据生产方法的不同很容易确定其是否导致所得产品具有不同的结构和/或组成。而化学是一门实验科学，通常情况下，化学反应涉及到微观变化，产品的结构和/或组成也处于微观状态，需要借助专门的仪器或测试手段才能确定，并且化学反应体系环境复杂，可变因素众多，产品的结构和/或组成对反应环境敏感，化学反应与产品结构和/或组成之间关联的可视性和可预测性差，所属技术领域的技术人员仅根据本领域的普通技术知识和实验手段无法确定制备方法的不同对产品结构和/或组成，尤其是微观结构的可能影响，因此涉及到用化学反应表征的产品权利要求新颖性推定时，需要有充足的实验数据或理论支持。

　　《专利审查指南》规定，如果所属技术领域的技术人员可以断定该方法必然使产品具有不同于对比文件产品的特定结构和/或组成，则该权利要求具备新颖性；相反，如果权利要求所限定的产品与对比文件产品相比，尽管所述方法不同，但产品的结构和组成相同，则该权利要求不具备新颖性，除非申请人能够根据申请文件或现有技术证明该方法导致产品在结构和/或组成上与对比文件产品不同，或者该方法给产品带来了不同于对比文件产品的性能，从而表明其结构和/或组成已发生改变。从上述内容来看，制备方法表征的产品新颖性推定仅是供审查员使用的一种审查手段，可以在实质审查和复审程序中使用。如上所述，制备方法是产品组成和/或结构的决定要素，如果根据制备方法能够快速、准确作出判断，在专利权无效程序中也可以使用。

　　需要注意的是，在专利审查和专利权无效程序中，由于程序性质不同，使用推定的主体不同，对举证责任的分配也不同。专利审查是行政审批程序，申请人对其专利申请与最接近的现有技术相比具有新颖性负有举证义务，且审查员往往缺乏实验手段来验证制备方法的不同对产品结构和/或组成造成的可能而又无法确认的影响，因此当审查员根据专利申请描述的制备方法无法准确地将其产品与对比文件相区别时，审查员就可以推定专利申请不具备新颖性，从而将举证责任转移给申请人，由申请人提供两者不同的证据或说明，这是一种有利于查清事实、提高工作效率的审查手段。在专利权无效宣告程序中，为纠正不当授权而设置了行政确权程序，其采用民事诉讼法中“谁主张、谁举证”的一般举证规则，即请求人认为涉案专利相对于对比文件不具备新颖性，则请求人有责任提供证据。请求人提供的证据应该全面、清楚、准确，具有针对性和一致指向性，使合议组能够根据证据得出初步结论，而不应该是部分、片面，甚至是依据定性的趋势得出定量结论。根据已知的基础事实，合议组按照经验法则，能够推断出推定事实具有高度的盖然性。涉及根据制备方法推定化学产品新颖性的举证，请求人至少应该将制备方法中涉及的关键参数进行全面有效地对比，例如原料、步骤、工艺条件等，当所有特征对比都指向相同的结论时，才能认为请求人履行了初步举证责任。

　　【案例演绎】

　　涉案专利涉及镀有铝合金体系的高强度钢板。在现有技术中，带有防氧化镀铝层的高强度钢板在热成型工艺中，钢板内铁元素扩散至铝镀层中形成铝合金体系镀层，该镀层硬且脆，喷漆后耐腐蚀性差。涉案专利技术通过在高温成型后的钢板表面添加含有锰元素和铬元素总量大于0.1%的铁元素-铝元素体系镀层，可以提高镀层钢板喷漆后的耐腐蚀性，其中镀层中铝元素和铁元素的含量至少为70%。

　　对比文件涉及一种热处理后的涂层钢板，其中公开了用于涂覆的金属浴重量组成包括9%至10%的硅，2%至3.5%的铁，其余为铝，实施例公开了对基底钢中锰元素含量为1.14%，铬元素含量为0.18%的镀铝钢板在950℃下进行热处理5分钟的工艺。

　　请求人认为对比文件中用于涂覆的金属浴中铝元素和铁元素的总量大于90%，在涂覆过程中，铝大部分进入镀层，由此，对比文件的镀层中铝元素和铁元素含量至少为70%，即根据镀液组成推断出镀层产品的组成。无效决定认为在涂镀工艺中，镀层组成除了跟镀液组成有关，还取决于涂覆的工艺条件，仅根据原料组成不足以确定产品组成。

　　请求人认为对比文件镀层中锰元素和铬元素是由基底钢中锰元素和铬元素在热处理过程中扩散而来，该过程与涉案专利表3中1号样品相同。涉案专利1号样品基底钢中锰元素和铬元素含量总和为0.51%，热处理工艺为900℃下2分钟，得到镀层中锰元素和铬元素总含量为0.08%，对比文件基底钢中锰元素和铬元素总含量为1.32%，热处理工艺为950℃下5分钟，即锰元素和铬元素热扩散过程中，原料含量、热处理的温度和时间均比涉案专利高，由此推定对比文件得到镀层中锰元素和铬元素含量必然比涉案专利高，即锰元素和铬元素总量大于0.1%。无效决定认为涉案专利中热处理工艺为950℃下30分钟，虽然对比文件中原料含量高，但热处理时间短，无法毫无疑义地确定对比文件中热扩散至镀层中的锰元素和铬元素比涉案专利多，更无法确定对比文件镀层中锰元素和铬元素含量高于0.1%。

　　在专利权无效程序中，如果请求人试图通过制备方法推定产品相同时，请求人有初步的举证责任，具体来说应全面考虑制备方法所涉及的原料、步骤和工艺条件等，对于无法进行有效对比或有区别的因素应提供对比试验或者充分的理论依据来证明其区别不足以导致所得产品与专利产品的结构和/或组成相区别，使得合议组能够据此得出初步的审查结论，如果能够根据专利文件或现有技术证明该因素会导致产品结构和/或组成不同，则不能直接根据制备方法推定产品的新颖性。（国家知识产权局专利复审委员会　苑伟康）

 

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