编者按：向国家知识产权局提交的PCT国际申请和普通实用新型申请是否可以提出同日声明？实用新型申请如何避免不具备实用性问题？在实践中，实用新型专利申请人在提交申请时会遇到各种各样的问题。本文中，审查部门对审查实践中遇到的热点问题进行了梳理并予以解答。

　　问：当申请人对同样的发明创造既申请发明又申请实用新型专利，在提交申请时，未在请求书中勾选“同日申请发明或实用新型”，之后是否可以补正同日申请声明？

　　答：不可以。申请时未做出同日申请声明的，申请日之后补交同日申请声明的，审查员不予接受。

　　问：同日申请了相同发明创造的发明或实用新型，但未提出同日声明，会产生什么样的后果？

　　答：后果是申请人不能通过放弃实用新型专利权而获得发明专利权。通常实用新型申请会先授予专利权。在发明专利申请实审的过程中，如果审查员检索到该实用新型专利，会发出审查意见通知书，告知申请人发明专利申请违反专利法第九条第一款，不能授予专利权。在此种情况下，由于申请人没有提出同日声明，则申请人不能通过放弃实用新型专利权而获得发明专利权。申请人只能对发明专利申请进行修改，使得其权利要求的保护范围与实用新型专利不同，亦即使得两者不属于同样的发明创造，才能获得发明专利权。

　　问：向国家知识产权局提交的PCT国际申请和普通实用新型申请是否可以提出同日声明？

　　答：不可以。PCT申请即使是向国家知识产权局提交，但此时国家知识产权局是作为国际受理机构受理的该PCT申请，在国际阶段没有确定申请类型，因此不能和普通实用新型申请同时提出同日声明。

　　问：PCT国际申请进入中国国家阶段是否可以同时选择发明或实用新型专利申请类型？

　　答：不可以。同日声明只能对同时向国家知识产权局提出的发明专利申请和实用新型专利申请提出。当PCT国际申请进入中国国家阶段时，只能选择发明或实用新型申请类型，不能同时选择两种类型。

　　问：判断实用新型专利权利要求的新颖性和创造性时，是否考虑其中的材料和方法特征？

　　答：是。在实用新型专利新颖性、创造性的审查中，会考虑技术方案中的所有技术特征，包括材料特征和方法特征。但在实际判断实用新型专利新颖性和创造性的过程中，涉及到权利要求的材料特征及方法特征时，当仅仅因为材料或方法特征使得权利要求具有新颖性或创造性时，就会涉及到是否属于专利法第二条第三款，即实用新型保护客体的情况。因为如果权利要求中既包含形状、构造特征，又包含对方法本身或者对材料本身提出的改进，则不属于实用新型专利保护的客体。

　　问：实用新型申请如何避免不具备实用性问题？

　　答：实用性是指实用新型申请的主题必须能够在产业上制造或者使用，并且能产生积极效果。在实用新型申请中，常见的实用性问题有3类需要注意：

　　（1）违背自然规律。明显违背自然规律的申请，典型的如违背能量守恒定律或热力学第二定律。违背自然规律的申请无论以何种方式撰写，都不能获得专利权。而明显以“永动机”“能量产生装置”为实用新型名称或说明书中可以明显推断出“输出能量大于输入能量”的，很明显地表明了申请的内容不具备实用性。因此，对于发明创造内容违背自然规律的，建议申请人不提出专利申请。

　　（2）明显无积极效果。通常只要实用新型申请要求保护的技术方案不是明显无益、脱离社会需要，就可以认为能够产生预期的积极效果。一项技术方案可能存在某些方面的缺陷，但在其他方面有益，则认为该技术方案产生了预期的积极效果。一项技术方案有害而无益，则认为该技术方案无法产生预期的积极效果。

　　（3）利用独一无二的自然条件的产品。利用了独一无二的自然条件获得的产品如果也是独一无二的，就无法在产业上制造和应用，从而不具备实用性。如果利用了某地自然条件的原材料制造的产品，虽然在生产中利用的原材料是有限的或者特定的，但生产所获得的产品不是独一无二的，可以在产业上制造，则具备实用性。（国家知识产权局专利局实用新型审查部供稿）

 

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