【弁言小序】
《专利审查指南》规定了发明创造性的显而易见性判断的“三步法”，即：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见。其中，第二步作为承上启下的环节，对创造性的判断起到了至关重要的作用。值得注意的是，第二步又包含了两个具体步骤，一是确定区别特征，二是确定发明实际解决的技术问题。前者更多的是基于客观事实进行判断，只要对客观事实的认定没有出现偏差，确定的区别特征往往不会有误；与之相比，后者更多的是融入了判断者的主观思考，尤其纳入了对技术方案的技术效果进行分析整理的过程，因而“确定发明实际解决的技术问题”在“三步法的运用中显得尤为关键。
【理念阐述】
在诸多实际案例中，我们发现略去“确定发明实际解决的技术问题”的步骤，最容易踏入的误区就是技术特征的机械比对，即确定了区别特征之后，直接认定区别特征是否被对比文件公开，公开则是有启示，没有公开则是无启示，这样显然有违三步法的本意。“确定发明实际解决的技术问题”这一步骤的精髓在于，判断者通过深入分析能够认识到，作为发明整体的技术方案不仅仅是一些技术特征的堆砌，更融入了发明者在选择这些特征时的技术构想，或者通过实验结果揭示了一些预料之外的技术效果，这是我们需要深入了解发明构思的关键步骤，也是需要认真分析实验数据的关键步骤。
对实际解决的技术问题的认知不同，往往是前后审出现审查结论差异的关键点，如上文所述，直接认定区别特征是否被对比文件公开的审查思路，看似操作起来更为简易，但是这一判断方法有三个缺陷：第一，这一判断方法默认同样的技术特征在不同的技术方案中必然起到相同的作用；第二，这一判断方法忽略了本领域技术人员将该区别特征从一个技术方案中挑选出来使用到另一技术方案中的动机问题；第三，这一判断方法容易忽视对实验数据的考量，而区别特征所带来的有益效果往往是通过实验数据证实的，忽略了实验数据，就等于忽略了这些技术效果的存在。可见，在三步法的运用中，如此“走捷径”的方式是行不通的，“确定发明实际解决的技术问题”是无法绕开的环节，如何恰当的确定发明实际解决的技术问题需要注意以下两点：
（1）充分理解发明目的和发明构思
发明者往往是基于自身要解决的技术问题去实施发明的，而在一个完整的技术方案中，发明者常会强调某一个或几个技术特征在技术方案中的重要性，亦或是通过实施例、对比例来突出这些技术特征的重要性，如果这些特征正是本申请与对比文件的区别特征，那就要格外关注所要结合的技术方案是否给出了基于相同的发明目的且解决了相同的问题的技术手段，如果所要结合的技术方案的目的和最终效果与本申请毫无关联，那么，即使其公开了区别特征，本领域技术人员也较难在该对比文件中寻找到使用这些技术特征的动机和启示。
（2）足够重视实验数据所体现的技术效果
在确定实际解决的技术问题时，需要注意有一些技术效果是隐含在实验数据之中的，有时，实施例和对比例的差异正是这些区别特征之所在，那么，这些实验数据就成为了确定实际解决的技术问题最客观、最直接的证据。在三步法的运用中，需要对实验数据进行完整的分析整理，从而正确地确定发明实际解决的技术问题。
【案例演绎】
某案涉及一种透明共聚酯及其制备方法，这一共聚酯有A、B、C三个重复单元，其中A是一种脂肪族-芳香族共聚酯，由重复单元D和E组成，B是聚丙交酯单元，C是一种聚氨酯单元。驳回决定认为，对比文件4公开了一种脂肪族聚酯树脂组合物，本申请权利要求1与对比文件4的区别特征在于：对比文件4的技术方案中没有所述共聚酯的重复单元A，以及权利要求1限定了各重复单元的重量比、共聚酯重复单元A的分子量、重复单元D和E的摩尔比，这些在对比文件4中均未公开。驳回决定认为对比文件4说明书的另一技术方案中公开了一种生物降解性树脂，其与上述重复单元A的结构相同，本领域技术人员由此容易想到，采用该生物降解性树脂反应制备共聚酯，本领域技术人员也容易选择得到重复单元A的合适的分子量。对比文件4虽然没有公开产品是透明的，但是根据对比文件4公开的原料，本领域技术人员能够确定对比文件4公开的聚酯产品也必然是透明的，因此，权利要求1相对于对比文件4不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。驳回决定中缺少对实验数据的分析，也没有确定发明实际解决的技术问题。
申请人在复审请求书中指出：本申请所要解决的技术问题与对比文件4实际解决的技术问题是不相同的，本申请所要解决的技术问题是现有技术的聚乳酸树脂材料透明性差的问题，而对比文件4主要解决的是提供耐热性、成形性优异，且耐水解性优异的脂肪族聚酯组合物。因此，对比文件4并没有教导或者启示本领域技术人员，将其所公开的技术方案中的所有技术特征中的某一种或者某几种特定的要素进行组合。
关于本申请，合议组查明，根据说明书的记载，对聚乳酸进行增韧是改善聚乳酸性能的重要方向，现有技术中使聚乳酸发生共聚的方法虽能够改善聚乳酸的韧性，但是这些方法只能得到不透明的聚乳酸树脂材料，丢失了聚乳酸本身具有的优异的透明性，而本申请旨在制备具有透明性的增韧聚乳酸树脂材料。说明书实施例1-11验证了本申请的透明共聚酯在保持良好的韧性的同时保持了较高的透光率。同时，本申请说明书还记载了两个对比例，对比例1根据实施例1的方法进行制备，仅用相同摩尔量的聚丁二酸丁二醇酯代替脂肪族-芳香族共聚酯，对比例2也是根据实施例1的相同方法进行制备，仅用重均分子量为55000的脂肪族-芳香族共聚酯代替了实施例1中采用的重均分子量为10000的脂肪族-芳香族共聚酯。实验结果表明，对比例1和2在断裂拉伸强度性能上稍有下降，但透光率大幅下降。可见，对比例1表明，如果采用脂肪族聚酯代替脂肪族-芳香族共聚酯，最终产品的透光率会大大下降，对比例2表明，如果采用过高分子量的脂肪族-芳香族共聚酯，最终产品的透光率也会大大下降。所以，选择合适的脂肪族-芳香族共聚物是完成本申请技术方案，实现发明目的的关键。
关于对比文件4，合议组查明，其发明目的是提供耐热性、成形性优异，且耐水解性优异的脂肪族聚酯树脂组合物。“耐热性、成形性优异，且耐水解性优异”这些性能特质与本申请关注的“韧性”和“透光率”并无关联，其实施例测试的性能也无一与透明性或韧性相关。再者，从本申请和对比文件4所记载的制备方法也可以直观地看出两者发明构思上的差异，本申请使用的原料使用的是丙交酯单体，其与脂肪族-芳香族共聚酯以及异氰酸酯形成的是“无规共聚物”，而对比文件4直接使用了聚乳酸（即聚丙交酯）作为原料，其技术实质是将聚乳酸的高分子链段交联，并通过使用封端剂来改善耐水解性能。由此可见，在对比文件4没有具体公开如何选择对最终产品透光率影响较大的脂肪族-芳香族共聚酯的情况下，本领域技术人员无法推断对比文件4的聚酯树脂与本申请的透明共聚酯具有相同或相近的透光率，况且本申请通过对比试验揭示了对脂肪族-芳香族共聚酯分子量的选择也具有预料不到的技术效果，可见，本领域技术人员从现有证据能够判断出，就透明性而言，本申请显然优于对比文件4，并且没有损失良好的韧性，那么基于上述区别特征，权利要求1实际解决的技术问题是，如何在保证乳酸共聚物良好的韧性的前提下提高透明性。
对比文件4没有提及任何有关聚乳酸透明性的技术内容，也没有任何关于同时保证乳酸共聚物良好的韧性和较高的透明性的技术启示。对比文件4并没有实施聚乳酸、脂肪族-芳香族共聚酯与异氰酸酯三者共聚的技术方案，更没有明示或暗示三者共聚会对最终产品的透明性产生何种影响，因此，本领域技术人员无法根据对比文件4所记载的技术方案显而易见的进行选择从而得到权利要求1的技术方案，更无法预期如何具体选择聚乳酸、脂肪族-芳香族共聚酯与异氰酸酯三者进行共聚能够得到透明性良好的产品，也无法预期脂肪族-芳香族共聚酯分子量的变化对透明性的影响，综上，合议组得出了权利要求1相对于对比文件4具备专利法第二十二条第三款规定的创造性的审查结论。
从上述案例可以看出，“确定发明实际解决的技术问题”是创造性判断中不可忽视的步骤，更是三步法思维过程中必不可少的一环。这一步骤需要在理解发明构思的基础上对技术效果进行考量和比较，有利于我们理解发明实质，避免误判的发生。（国家知识产权局专利复审委员会 姜小薇）
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