编者按

     当前，专利制度的实施在社会经济生活中发挥着越来越重要的作用，国家知识产权局专利局致力于推动审查标准执行一致，社会各界对于专利审查法律适用中的热点问题也愈发关注，特别是近年来业界对多个法律条款的适用标准进行了热烈的讨论，形成了很多观点，引发了思考。

     为此，本报在2013年开办本栏目的基础上，继续约请具有长期审查实践经验，对专利法律概念和适用有着深入理解的专家，针对这些专利法律适用的热点问题阐释观点，期待获得广大读者的反馈与互动，逐步形成对专利审查热点问题的共识。
 

我国专利复审请求案件在近年呈激增态势，其受理量在2013年已逾1.8万件，已超过多数国家的专利申请总量。如何在保障客观、公正、准确的前提下,及时地解决这样一大批因驳回决定的作出而引发的争议成为严峻的问题。听证原则是专利审查程序中必须遵循的一项基本原则，面对数量庞大但又复杂的具体案件，如何清晰地划定听证满足与否的界限，准确把握满足听证的原则与尺度，直接影响到复审请求人合法利益的保护，同时关乎复审程序的整体效能。

    合议审查中听证原则的把握基准

    对于行政程序正当性的思考不得偏离行政程序自身所具有的独立价值。正当的行政程序的制度设计和执行必然是由该程序的自身价值所引领指导的，特定的行政程序的应然状态受其特定程序本身的内在属性、品格和程序设计的影响，对特定程序正当性的要求应当以在现实状态下实现该程序设立的终极目的为目标。因此，针对特定行政程序的听证程序，应当从保障当事人的合法利益和行政机关依法行政的整体效能出发，以统一、有效的方式确立和贯彻听证的基本原则作为基础，形成服务于其行政目的专门化、具体化的特有听证体系。具体到有关复审程序中如何把握听证原则的探讨，既不能脱离其行政程序的背景，更要紧密围绕其专利复审程序特定的程序属性，且不能脱离我国的现阶段国情状况。

    1．复审程序听证原则把握的基本出发点

    听证制度是现代行政程序法基本制度的核心，是实现行政公正的保证，有利于防范行政机关的专横恣意，促进其依法行政和公平行使权力。但是，实现公正并不是行政程序的唯一法律价值，由行政与效率的密切关系决定着的行政权在其程序的进行上无法摆脱效率的烙印。公正与效率两方面因素共同影响行政程序中对于听证的把握。

    复审程序作为行政程序的一种，首先应以彰显专利法立法宗旨为目的，并体现该特定程序本身以“救济”属性为主、以“审批延续”属性为必要补充的程序属性；其次，复审程序在对在先驳回决定的作出进行审查时，还同时为复审请求人提供通过修改、举证、说明、澄清等克服驳回决定和复审合议组指出的缺陷的机会；此外，专利审查本身特有的一些具体问题，例如，听证的具体内容本身以及听证者与听证双方的特点等，均导致复审程序中听证原则的行使和把握相对于司法程序以及其他行政程序具有特殊性。

    例如，就上述允许复审请求人通过修改克服驳回决定和复审通知书指出的缺陷的规定而言，是从鼓励创新的专利法立法本意出发而设置，这使得复审程序的听证原则的内涵在以往耳熟能详的基本理念外，被赋予了新的内容。但是，享受由此赋予的复审程序的活力和给复审请求人带来的利益的同时，作为行政机关必须同时解决由此带来的可能因当事人的不断修改而无休止地进行的“绝对听证”的问题，否则势必造成复审程序整体的操作规范性、结果可预测性下降和程序效能降低的后果，不能适应当前的社会需求。

   可见，复审程序中，既要严格遵守听证制度的设立初衷、以听证的基本原则为核心，又要体现专利复审程序的性质和特点，这是复审程序把握听证原则的两个基本出发点，集中体现在对于《专利审查指南》相关规定的理解和执行中。

   2．把握听证原则既应满足“合法性”要求，也要追求“合理性”目标

  《专利审查指南》将复审程序审查应遵循的听证原则具体规定为：“在作出审查决定之前，应当给予审查决定对其不利的当事人针对审查决定所依据的理由、证据和认定的事实陈述意见的机会”。上述“认定的事实”是复审程序审查过程中实施事实认定行为的结果，是依据相关实体法、程序法的规定通过法律化、技术化的思维判断以作为专利法相关条款的适用基础为目的经抽象、概括和剪裁的事态或现象，“认定的事实”是复审决定中理由的基石、结论的支撑。基于“认定的事实”所决定的复审程序的审查特点，复审程序中的听证应为“相对”听证。因而，既不意味着只要复审请求人进行修改就应当再次听证，也不意味着可以简单以发复审通知书次数的多少来衡量是否符合听证原则。

   复审程序的程序性质及其听证的相对性，预示着复审审查程序中把握听证原则的两层含义，首先，应满足听证“合法性”要求，即符合上述《专利审查指南》中关于听证原则的规定；进而，追求“合理性”目标，即在满足“合法性”基本要求的前提下，服务于鼓励创新的专利法立法宗旨，兼顾行政效率。

   一方面，复审程序满足听证的“合法性”要求是程序正当的基本要求。把握的重点在于：复审请求人对于维持驳回的审查决定中所依据的由“认定的事实”、适用的法律条款和使用的证据三者共同界定的专利申请存在的缺陷不感到突兀，能够在复审通知书和/或口头审理所告知的内容基础上，理性认识到该缺陷的存在。依据复审通知书和/或口头审理所告知的内容，复审请求人思索的范围源于被告知的合议组所认定的事实，循查比对的基础是基于合议组所用的证据，辨析的重点在于合议组所适用的法律条款是否成立。一旦复审决定最终的认定超出了复审请求人基于已经告知的“认定的事实、理由和证据”能够理性认识到的缺陷的范畴，其结论通常会令复审请求人感到难以理解，进而可能意味着复审请求人丧失了在对其不利的审查决定作出前针对该缺陷确切地、有针对性地表达意见、提供证据或作出修改的机会。本文所推荐的满足“合法性”要求的具体判断方式是，可将作出维持驳回的复审决定中所依据的申请文件存在的缺陷与之前在复审程序中已听证过的缺陷进行对比，判断二者是否属于相同的缺陷或复审请求人能够理性认识到的类似缺陷。

   另一方面，对复审审查的程序正当的保障应以服务于专利法的立法宗旨为目标，同时行政程序还应体现效率的法律价值。合议组应当秉承专利法第二十一条的精神，在客观、公正的根本前提下、在准确审查的基础上实现及时作出决定。因此，在满足“合法性”要求的基础上，合议组还应根据案件的具体情况，综合考虑以下因素以达到“合理性”的要求：（1）专利申请对所属领域作出的智慧贡献及是否具备授权前景；（2）复审请求人提出复审的真实诉求、作出修改的原因及其回应审查意见的态度；（3）行政审查的效率。针对为所属领域作出智慧贡献的专利申请以及因沟通方式等问题导致没能正确理解审查意见的复审请求人，合议组在兼顾行政效率的同时，应尽可能多地给予复审请求人陈述意见和修改文件的机会，以确保复审请求人对审查意见不存在误解或者疏忽。相反，如果案件本身完全不具备授权前景，且复审请求人并不积极配合或明显有意拖延程序，则在满足听证的“合法性”基本要求的情况下，可以作出复审决定，以提高行政效率、节约行政资源。

   创造性审查中听证原则的把握和典型案例

   创造性审查中对听证原则的把握面临两个难点：其一，复审请求人为克服不具有创造性的缺陷而对申请文件进行的修改使审查针对的事实处于变化中；其二，由于复审请求人的修改以及不同审级思考的角度不同，导致证据及其使用方式可能发生变化，特别是，经常性地涉及到公知常识的引入。

   1.对“认定的事实”的把握不能超出复审请求人理性认识的范围

   只有在复审决定所“认定的事实”未超出复审请求人通过将关注力聚焦于复审通知书和/或口头审理所告知的内容后能够理性认识到的范畴时，才能满足听证的“合法性”要求。在申请号为200610080096.2的第55686号复审决定中，合议组在复审通知书中针对复审请求人提交的修改文本指出权利要求1-4、7-9相对于对比文件1和2的结合不具备创造性，权利要求5-6相对于对比文件1和2以及公知常识的结合不具备创造性。复审请求人在答复复审通知书时再次修改，在独立权利要求1中新增了“针对所定位的图片与第一客户端进行交流和讨论”的技术特征，在独立权利要求7中新增了“所属客户端还用于根据收到的图片信息定位图片，解码和显示图片，并针对所定位的图片与其他客户端进行交流和讨论”的技术特征。合议组发现复审请求人在权利要求1、7中新增的上述技术特征明确公开在对比文件1的说明书中，且复审通知书在引用对比文件1评述创造性时具体使用了公开上述特征的说明书的相应部分。合议组据此修改文本直接作出权利要求1-4、7-9相对于对比文件1和2的结合不具备创造性，权利要求5-6相对于对比文件1和2以及公知常识的结合不具备创造性的复审决定，满足听证的“合法性”要求。

   2.创造性评述的证据及其使用方式的改变需要听证

   合议组在创造性评述中所使用的证据及其证据使用方式相对于已告知的内容发生改变的，特别是，在发出复审通知书后，合议组认为有必要进一步依职权引入新证据或改变证据的使用方式的，合议组应当进行听证。例如，合议组认为需要结合在复审通知书引用的对比文件中未被使用的其他技术方案的内容或者在复审通知书所使用的证据基础上改变最接近的现有技术的，尽管属于依职权审理的范围，但如不就上述证据及其使用方式的改变进行听证，则审查结论的作出将可能超出复审请求人基于复审通知书指出的缺陷的理性认识范畴,进而可能意味着复审请求人丧失了有针对性地表达意见、提供证据或作出修改的机会。

   合议组首次将证据与公知常识结合使用评述创造性的，涉及证据使用方式的改变，通常应当再次听证。为克服复审通知书中指出权利要求相对于对比文件不具备创造性的缺陷，复审请求人在权利要求中增加了技术特征。如果合议组认为该技术特征属于所属领域的公知常识，通常的做法是将合议组认为该特征本身属于所属领域的公知常识，且所属领域技术人员有动机将其与上述对比文件结合而得出权利要求的技术方案的审查意见向复审请求人进行听证。这样有利于复审请求人将创造性循查比对的基础从该对比文件进一步延展到该对比文件与公知常识结合的范围，使其更大范围、更深层次地思索其技术方案的创新高度，并有针对性地提出争辩意见和/或作出修改，进而有利于确保复审决定的公正合理。

   在申请号为96112203.X的第5369号复审请求审查决定中，驳回决定认为权利要求1相对于对比文件1和2的结合不具备创造性。合议组同样以权利要求1相对于对比文件1和2的结合不具备创造性的审查意见发出复审通知书。复审请求人在答复时修改权利要求1，在其中增加了一个技术特征“低密度直链聚乙烯”，合议组认为，本领域公知低密度聚乙烯通常具有较高的拉长率和抗拉强度，其弹性较好，因而作为包覆材料是其主要用途；由于本申请同样应用于包覆材料，故本领域技术人员有动机引入该公知常识，继而再次就修改后权利要求相对于上述对比文件与公知常识的结合不具备创造性的缺陷发出复审通知书。

   但是，就听证原则的把握而言，这种证据与公知常识的结合相对于其他类型的证据及其使用方式的改变具有一定特殊性。专利性的判断主体被规定为所属领域技术人员，该主体的最大特点在于其知晓所属领域的普通技术知识，对于公知常识的认定属于审查员行政认知的范畴。并且，行政听证的把握还与听证的内容以及听证的双方对于听证内容的认识程度有关；公知常识涉及不同种类，其中相当部分对于业内人士而言是“无证自明”的，专利审查员和复审请求人及发明人恰好均具备所属领域技术背景，导致以证据结合不同公知常识的“证据使用方式的改变”有时仅仅是形式上的改变，结合公知常识后所界定的申请中存在的缺陷并不超出复审请求人在其已得知的缺陷基础上的理性预判范围，因此在实践中需要区分对待。例如，如果复审请求人是将能够被所属领域技术人员明显确认的公知常识通过修改引入权利要求，并且合议组根据之前已经完成的审查工作能够确认该专利申请完全不具备授权前景，或者复审请求人在被告知专利申请相对于公知常识与现有技术的结合不具备创造性后，仍一再通过修改将公知常识引入权利要求，则合议组可视情形兼顾行政效率而免于再次听证。

   修改超范围审查中听证原则的把握和典型案例

   涉及专利法第三十三条的听证同样存在难点。通常情况下，收到违反专利法第三十三条的审查意见的复审请求人会继续对申请文件进行修改，导致审查针对的事实始终处于变化中；复审请求人作出修改有可能出于多种考虑，例如用以克服不同的缺陷；二者均对于“认定的事实”是否相同的判断产生影响，进而影响合议组判断复审请求人再次修改出现的超范围缺陷与已告知的缺陷是否属于相同的缺陷或复审请求人能够理性认识到的类似缺陷。

   在合议组明确、具体地告知专利申请存在某一特定的修改超范围缺陷后，如果复审请求人针对该特定缺陷所作的修改再次超范围，则通常认为再次超范围的缺陷与之前已告知缺陷属于相同的缺陷或复审请求人能够理性认识到的类似缺陷，即合议组直接作出复审决定至少是满足听证的“合法性”要求的。反之，尽管复审通知书告知过某特定的修改超范围的缺陷，但如果复审请求人再次进行的某些修改并非完全针对上述已具体告知的特定的超范围缺陷，则再次修改导致的超范围的缺陷与已告知缺陷有可能既不属于相同缺陷也超出了复审请求人能够理性认识到的类似缺陷范畴，合议组在此情形下直接作出复审决定则可能不满足听证的“合法性”要求。

   在申请号为200480034193.7的第35906号复审决定中，复审通知书指出复审请求人对说明书的修改超范围，同时权利要求1存在缺乏创造性的缺陷。复审请求人将复审通知书指出的说明书不符合专利法第三十三条规定的缺陷删除，并在权利要求1中增加新的技术特征意图克服不具备创造性的缺陷，合议组直接以权利要求1修改不符合专利法第三十三条的规定为由作出复审决定。本案中，虽然涉及专利法第三十三条的理由在复审通知书中告知过复审请求人，但其针对的是说明书，而复审请求人对权利要求的修改是意图克服创造性的缺陷，且从其修改内容看与已告知过的说明书修改超范围的缺陷无关，二者既不属于相同的缺陷，也不属于复审请求人能够理性认识到的类似缺陷，因此，以权利要求1修改不符合专利法第三十三条的规定为由直接作出复审决定不满足听证的“合法性”基本要求。

   但是，发现修改超范围缺陷再次出现的位置与通知书所告知的不同并不必然导致合议组应当再次听证。如果驳回决定指出说明书的修改超范围，复审通知书的审查意见与驳回决定意见相同。复审请求人答复复审通知书时删除说明书修改超范围的内容，在权利要求中增加相同或类似的修改内容。由于合议组已经告知过复审请求人上述争议的内容不满足专利法第三十三条的规定，因此，复审请求人将其放入申请文件的任一部分中都将导致超范围应当属于复审请求人能够理性认识的范围。这种情形下，以权利要求书修改不符合专利法第三十三条的规定为由直接作出审查决定满足听证的“合法性”要求。

   如果复审请求人答复复审通知书时通过修改克服了该通知书告知的修改超范围的缺陷，但同时对申请文件进行了其他修改，例如，可能因未能正确理解审查意见而作出额外的修改或者修改其所认为的“明显文字错误”以及意图在案件撤回在先审级前一并克服之前的审查意见提及的某些其他缺陷等，且新修改内容导致不符合专利法第三十三条的规定的缺陷再次出现。此时，合议组应将复审通知书已告知的审查意见与复审请求人再次修改的内容、意图和背景结合具体案情进行综合考虑判断，决定是否就新修改超出的内容再次听证。由于复审请求人将复审通知书告知的超范围缺陷予以克服通常体现了其积极配合审查的意愿，且仅以不符合专利法三十三条为由发出的复审通知书可能带给复审请求人以只要克服该缺陷即可撤销驳回决定的心理预期，因此，如果根据之前的审查过程尚不能得出该申请未对所属领域作出智慧贡献的结论，且其所作其他修改确有合理原因，则合议组应当再次听证以兼顾听证的“合法性”与“合理性”。

   此外，有关专利法第三十三条的缺陷的特殊性还在于，该缺陷往往是请求人意图以修改的方式克服专利申请的其他实质性缺陷而导致的，因此在根据之前的审查过程合议组已经能够确认该申请因存在着某种明显实质性缺陷而不可能存在授权前景的情况下，如果引入该明显实质性缺陷审查未超出复审程序依职权审查的范畴，则相对于单独以不符合专利法第三十三条为由发出复审通知书而言，同时引入上述明显实质性缺陷或者直接依据该明显实质性缺陷有时会是更好的选择。这样既可以抓住审查的实质，从整体上提高审查效率，避免不合理延长审批周期，也可以在出现上文提及的复审请求人在克服了通知书告知的超范围缺陷的同时所进行的其他修改再次超范围的情况下，不再面临是否应当再次就专利法第三十三条听证的困扰。

   结语

   综上所述，尽管听证原则从传统上单纯的司法原则，扩展为对行政过程的普遍要求，而成为保障行政决定合法性的重要制度设置，但在每个具体行政程序中，听证原则均不是孤立存在的。专利复审程序对于听证原则的把握应当是严格以听证的基本原则为核心，融合对专利复审程序设立的目的及其特有的程序属性和制度设计的考量，同时要服务于我国国情和知识产权工作现状对复审程序的运行要求。
在此基础上，实践中面对激增的复审案件引发的社会问题，既要正确把握听证原则力求通过进一步整体提升与规范复审程序促进对复审请求人合法利益的保障，又要反对机械、生硬地脱离专利复审程序本身和我国国情现状去要求听证的“完美无瑕”，应避免以程序纠偏为名回避对真正实体争议的解决而出现的行政程序与司法监督程序的空转，最终造成对复审请求人和公众利益的共同损害。

   作者简介

   李越，毕业于天津大学应用化学专业，后获中国政法大学民商法学硕士学位和美国约翰马歇尔法学院法律硕士学位（LLM）。李越1995年进入中国专利局从事药物化学领域专利审查工作，2002年进入国家知识产权局专利复审委员会化学申诉处，现任化学申诉一处处长。其主持审理多起业内甚至国内外具有重大影响的案件，主持或参与多个国家知识产权局内外课题的研究，在多部专利复审委员会编纂的书籍中担任执笔人、统稿人和编委，是《专利审查指南》修订的执笔人和统稿人之一，国家知识产权局审查业务指导组成员和专利复审委员会首批审查业务指导专家。

   杨克非，毕业于东北电力学院发电厂工程专业，工学硕士，后获中国人民大学民商法法学硕士学位和美国天普大学法律硕士学位（LLM）。杨克非1996年进入中国专利局从事发明专利申请的实质审查工作，2001 年开始从事机械领域专利申请的复审与专利权的无效审查工作，历任机械发明审查部主任科员、专利复审委员会机械申诉处副处长、审查业务管理部指南处处长，现任专利复审委员会通信申诉二处处长。其主持审理过多起国内外具有重大影响的案件，作为执笔人和统稿人参与了2006版及2010版《专利审查指南》的修订工作，参与多项国家知识产权局学术委员会及专利复审委员会课题的研究，为国家知识产权局领军人才、国家知识产权局审查业务指导组成员。（来源：知识产权报）

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